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安信方达成功案例:视为撤回案件的著录项目变更
2018-08-25

在专利申请过程中,导致专利申请被视为撤回的情形有很多,比如申请人到期不答复,不递交请求,不缴纳费用等等。按照通常的理解,“视为撤回”后如果申请人不再恢复权利,也就是说视撤最终生效后,与该申请相关的著录项目发生了变更,申请人也不会再理会了。但事实上,在有些情况下,这样做可能会导致一些无法预料的问题。

申请人决定对“视为撤回”不再进行恢复权利,有时是出于对案件未来可授权性的考量,有时是受到公司经营策略、研发方向调整等影响,有时是准备让该申请仅作为优先权存在。但并非在每种情形下“视为撤回”案件发生的著录项目变更都可以不再处理,案件被“视为撤回”也不意味着申请人丧失了所有的权利。近期的一个行政复议结论就很好地印证了这一观点。

该专利申请因为未缴纳申请费及公开印刷费而被视为撤回,申请人旨在后续要求此申请作为优先权。后续,申请人将该专利申请及其后续权利(要求优先权的权利)一并转让给了另一家公司。受让人欲要求该案作为优先权在其他国家、地区递交专利申请,但由于在先申请人与后续递交申请人不一致,无法通过初步审查。因此,受让人针对该已经被视为撤回的申请向中国专利局递交了著录项目变更请求,并提交了相关证明文件,请求将该专利申请的申请人变更为受让人。但是审查员以“本专利申请或专利处于失效阶段,不予办理著录项目变更手续”为由,下发了《视为未提出通知书》。受让人不服,提起了行政复议,认为视为未提出通知书的下发没有法律依据。申请权、与申请权相关的权利与涉案申请是否失效并无关联,是客观存在的权利,不应以任何理由予以剥夺。如本案不允许进行著录项目变更,则受让人在别国进行申请的权利将无法顺利行使,也将无法要求优先权。

国家知识产权局在《行政复议决定书》中支持了受让人的观点,撤回了《视为未提出通知书》,决定书中指出:根据《专利法》、《专利法实施细则》、《专利审查指南》的相关规定,没有因专利申请或专利处于失效阶段就不予办理著录项目变更的规定,故该视为未提出通知书缺乏法律基础。虽然通常情况下,专利申请或专利权一旦失效,当事人办理著录项目变更也就失去了意义,但在本案中并非如此,著录项目变更与否,对当事人权利有实际影响。为保证其后续申请可以享有优先权以及顺利进行,必须更正涉案申请的申请人信息。

笔者认为,不论该案是否后续作为优先权存在,如果实际发生了转让,但程序上却不允许进行著录项目变更,那么就会导致实际权利的转让将与客观公开信息不符,不仅可能会影响转让双方的权益,更有可能误导公众。对于处在失效程序的申请,申请人依然享有相关权利,例如:要求优先权的权利、办理优证副本的权利、复制文档的权利等。所以,对于程序上处于失效环节的专利申请,请求变更也有一定的意义。因此,虽然专利申请处在失效程序,但如果申请人、专利权人主张了该申请的一些仍处在有效期的权利,并且主动要求进行变更,当前的专利法律状态不应成为其阻碍。否则,则实际上构成了对民事主体行使权利的限制和损害。

希望通过对上述案例的简短分析,能够为您进行专利布局、转让的过程中提供一些参考。

如有任何疑问,欢迎来函来电垂询,我们将竭诚为您服务。

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