探讨专利无效宣告程序中对专利文件的修改

专利权人在获得专利授权后，在专利的保护和维权之中，常常会遇到专利权被挑战，被提出无效宣告请求的情况。而在专利无效宣告程序中，有时专利权人可能需要对专利文件进行修改，来调整专利权利要求的范围，或避免可能被无效的风险。可见，无效宣告程序中对专利文件的修改，既要能达到适当调整范围更有利于专利保护，又要使修改方案可被顺利接受，以避免不修改或不当修改而导致相关权利要求被无效的风险。此外在无效程序之后救济的行政诉讼中，权利要求是不能再做修改的。因此在专利无效宣告程序中，在权利要求需要修改时，如何进行修改，很值得专利权人重视。

下面将对专利无效程序中专利文件修改的相关要求进行总结，并结合最高人民法院的一些典型案例进行进一步探讨。

一、无效宣告程序对修改专利文件所设的要求

1、专利文件修改的基本要求
中国专利制度对专利文件的修改有非常严格的要求。在专利申请程序，对申请文件进行修改，必须满足修改不得超出原说明书（包括附图）和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。
而无效宣告程序，对修改的要求更为严格。对发明专利和实用新型专利，对权利要求书的修改不得扩大原专利的保护范围，且不得修改说明书和附图。外观设计专利文件是无法修改的。

2、无效程序对专利文件修改更详细的要求
原则上，对专利权利要求书的修改，基本限于针对无效宣告理由或者合议组指出的缺陷进行修改，并且修改必须满足四个更详细的要求：(i) 不得改变原权利要求的主题名称；(ii) 与授权的权利要求相比，不得扩大原专利的保护范围；(iii) 不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；(iv) 一般不得增加未包含在授权的权利要求书中的技术特征。
此外，专利审查指南还提到，修改的方式“一般限于”权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。
删除权利要求，是可以从权利要求书中去掉某项或者某几项权利要求。无论是独立权利要求或是从属权利要求，都是可以删除的。删除技术方案，是可以从一项权利要求中并列的两种以上的技术方案中，删除一种或者一种以上技术方案。进一步限定权利要求，是在权利要求中加入其他权利要求中所记载的一个或者多个技术特征，以缩小其保护范围。

二、从案例探讨无效宣告程序中对专利权利要求的修改
针对无效宣告程序对修改专利文件所设定的上述要求，实践中如何理解，经常会遇到质疑或争议。下面将结合些案例对几个常见问题进行探讨。

1、专利审查指南中所列的修改方式是否为穷举
在实践中对专利权利要求的修改不应理解为穷举为上文的方式。最高人民法院在判例中确认，专利审查指南中所列的这几种修改方式本身并非判断修改方式是否合法的唯一裁量依据。
在（2020）最高法知行终246号专利无效行政纠纷案中，专利权人在无效程序，在权利要求2、3、4的附加技术特征不变的情况下，改变了从属权利要求4的引用关系，由“引用权利要求3”改为“引用权利要求2”。国家知识产权局接受了该修改。
然而一审法院不接受此修改，认为修改后的权利要求4相当于删除了原权利要求3中“所述第二检测器位于第一检测器和辐射源之间”的技术特征限定，导致该从属权利要求的保护范围变大。
最高人民法院并不认可一审法院的上述观点，指出：对于实践中新出现的修改方式，司法与行政部门及社会公众理应保持适度容忍，对于增加任何新的法律原则以跨越修改实质而直接限制或禁止某种具体修改方式的司法理念则应保持足够审慎与克制。
最高人民法院认为，审查指南对无效程序中如何修改权利要求列举了几种具体的修改方式，但该列举式表述内容仅是行政部门根据无效申请与审查实践总结提炼出的常见修改方式。尽管该列举式规定有助于协同专利权人、无效申请人与行政部门之间的行为模式并提升三者间的互动效率，但该规定本身并非判断修改方式是否合法的唯一裁量依据，且审查指南中“一般限于”的表述也不应作绝对排除其他修改方式的理解。

2、权利要求修改是否扩大原专利保护范围的比对基准
权利要求修改是否扩大了原专利保护的范围，应当将修改后的独立权利要求与原专利保护范围最大的独立权利要求进行比较，而非与原专利保护范围较小的从属权利要求进行比较。对此最高院在判例中确认并给出了法理考量。
在（2019）最高法知行终19号专利无效行政纠纷案中，专利权人在无效程序中将从属权利要求2和20的附加技术特征加入到权利要求1中。
国家知识产权局未接受专利权人的修改，理由是：授权权利要求20引用权利要求19，而权利要求19进一步引用权利要求18，当授权权利要求18引用从属于权利要求1的权利要求2时，权利要求20的技术方案应当包括权利要求1、2、18、19、20的全部技术特征；而修改的权利要求1并未包含授权权利要求18、19的特征，因此不符合相关规定。
一审法院也同意国知局观点，不接受上述修改；认为修改后的权利要求1对权利要求19中元素的具体含量范围并无限定，故扩大了原专利的保护范围。
最高人民法院则认为该修改应予接受，并指出，当权利要求的修改系将从属权利要求的全部或部分附加技术特征补入其所引用的独立权利要求时，判断修改后的独立权利要求是否扩大了原专利的保护范围，应以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围为基准，而非以该附加技术特征所属的原权利要求的保护范围为基准。
最高院给出了接受修改的法理考量：专利授权后对社会公众具有公示作用，社会公众的信赖利益通常建立在保护范围最大的独立权利要求上，并据此预测和评价自身行为的合法性。将从属权利要求的附加技术特征加入到独立权利要求中，系对独立权利要求的进一步限定，并未扩大原独立权利要求的保护范围，相反还会缩小原独立权利要求的保护范围。在此基础上，不会损害原专利的公示效力，也不会损害社会公众基于原专利而产生的信赖利益。

3、专利无效程序中权利要求修改的回应性要求
最高院在判例中支持了无效程序对权利要求的修改应当以回应无效宣告理由为限，并认为以克服无效宣告理由所指缺陷为名，而行优化权利要求撰写之实的修改，即非回应性的修改，因其不符合专利确权程序的制度定位，可以不予接受。
在（2021）最高法知行终556号专利无效行政纠纷案中，专利权人在无效程序中形成多项新的独立权利要求：
-- 修改后的权利要求1系在原权利要求1的基础上增加其从属权利要求2、4、6、7的附加技术特征；
-- 修改后的权利要求4系在原权利要求1的基础上增加其从属权利要求3（引用原权利要求1）的附加技术特征；
-- 修改的权利要求5系在原权利要求9的基础上增加其从属权利要求11、12、14的附加技术特征；
-- 修改的权利要求7系在原权利要求9的基础上增加其从属权利要求13（引用原权利要求9）的附加技术特征；
-- 修改后的权利要求11系将引用“权利要求1或9”的原独立权利要求15改为引用“权利要求1、4、5或7”并在此基础上增加其从属权利要求16、17、20的附加技术特征。
国家知识产权局认为，修改后的权利要求1、5符合相关规定；但不接受修改后的权利要求4、7、11，理由是：原权利要求1在经过进一步限定式的修改之后，已经成为一项技术特征增多、保护范围缩小的新权利要求1，此时原权利要求1已经不再存在，因此新权利要求4的修改不再被接受。修改后的权利要求7、11存在同样的缺陷，因此同样不被接受。
一审法院affirm国家知识产权局的上述结论，并认为：若允许修改后的权利要求1、4同时存在，相当于一项独立权利要求同时变为多项独立权利要求，则扩大了原权利要求的保护范围，不符合相关规定。基于相同的理由，修改后的权利要求7、11亦不应被接受。
最高人民法院给出了不同意见，认为，修改后的权利要求4、7应予接受，但权利要求11不应被接受。理由是：(i) 修改后的权利要求4、7即为原权利要求3、13，并非经过修改而形成的新的权利要求，其是当然的审查基础，不存在因所谓修改而不能被接受的问题; (ii) 根据专利确权程序中的权利要求修改应当以回应无效宣告理由为限的审查理念，国家知识产权局对修改后的权利要求11的处理并无不妥。
最高院还指出，专利确权程序是在权利要求已获授权后因被他人提起无效宣告请求，依据无效宣告理由检验授权正当性的程序。其既非授权正当性的全面复查程序，又非权利要求撰写的优化程序。故对于专利确权程序中的权利要求修改，一般应当以回应无效宣告理由（包括针对无效宣告请求人提出的无效宣告理由或者补充的证据和国家知识产权局引入的无效宣告请求人未提及的无效宣告理由或者证据）为限。
否则，不难设想，一旦非回应性修改可以被接受，则专利确权程序势必异化为授权后额外获取优化权利要求撰写机会的工具。如此既不利于从撰写之初、授权之始即提高质量，也不利于无效宣告请求程序真正作用的发挥，还会引发专利授权后包括相关利益攸关方在内的社会公众利益的失衡。故对于非回应性修改，即便其未超出所谓“信息范围”（即，专利授权程序中的权利要求修改不得超出原说明书和权利要求书所公开的发明创造的全部信息范围）和“保护范围”（即，专利确权程序中权利要求的修改还不得超出原专利的保护范围）且属于专利审查指南所允许的修改方式，也可以不予接受。例如，权利要求的修改缺乏与修改相对应的无效宣告请求和理由的，一般可以不必再审查其修改范围和修改方式，径行不予接受。又如，在同一行政审查程序中，针对一项权利要求的无效宣告理由已通过对该权利要求的修改给予了回应，且修改后的权利要求已被接受时，对该原权利要求的另行修改及相应获得的更多新权利要求，因一般已不再具有回应对象，故可不予接受。
值得注意的是，专利确权程序中，未经修改的权利要求是当然的审查基础，其不构成对于权利要求修改的法定或者其他限制的评价对象，故确认审查基础时，应当首先明确有关权利要求是原权利要求还是经修改形成的新权利要求。对于权利要求修改与否，应当作实质审查，以修改前后的权利要求保护范围是否发生实质变化为基本依据。一般而言，单纯的权利要求序号变化、从属权利要求和独立权利要求撰写方式的简单转换、含有并列技术方案权利要求的简单拆分等不实质影响保护范围的撰写调整，不构成对权利要求的修改。

4、专利无效程序中“进一步限定”式修改的审查
在前述案例3中，最高人民法院还指出：判断某一权利要求的修改方式是否属于“进一步限定”时，国家知识产权局仅需审查：（1）修改后的权利要求是否完整包含了被修改的权利要求的所有技术特征；（2）修改后的权利要求相比被修改的权利要求是否新增了技术特征；以及（3）新增的技术特征是否均源于其他原权利要求。

5、专利无效程序中仅修改从属权利要求应否接受
实践中对专利文件的修改不应仅限于审查指南所列的几种修改方式，不应排除其他修改方式，对此最高院在判例中给予了支持。
在（2021）最高法知行终548号专利无效行政纠纷案中，专利权人在未修改独立权利要求1的情况下，将从属权利要求的技术特征组合成新的从属权利要求。
国家知识产权对此不予接受，认为，对“权利要求的进一步限定”的规定，明确了“限定”的行为是在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或多个技术特征，也明确了“限定”的结果是“缩小保护范围”。而“缩小保护范围”是针对该被修改的权利要求书的原保护范围而言，以缩小后的保护范围替换此前较大的保护范围。专利权人未对原独立权利要求做出任何限定，原独立权利要求在修改之后仍保留，没有体现“缩小保护范围”的要求，因此这种修改方式不属于“对权利要求的进一步限定”。
对此，一审法院和最高人民法院不予认可，均认为专利权人所作的修改应予接受。本案中，专利权人虽然对从属权利要求作出了修改，但并未对保护范围最大的独立权利要求 1 进行修改，因而并未扩大本专利的保护范围。而且，上述从属权利要求修改后增加的技术方案，属于本领域技术人员在阅读本专利说明书后，能够从说明书中明确推导出来的技术方案。综上，本专利权利要求的修改并未扩大本专利的保护范围，亦未超出原说明书和权利要求书记载的范围。专利权人的修改文本应予接受。
最高院指出，对于“权利要求的进一步限定”修改方式所作规定并未明确要求必须是针对独立权利要求进行的限定。而且，虽然无效程序中对权利要求的修改方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正，但并未完全排除存在其他修改方式的可能性。
无效程序中，修改方式作为手段，应当着眼于实现对权利要求书的修改满足不得超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不得扩大原专利的保护范围两大法律标准的立法目的，兼顾行政审查行为的效率与公平保护专利权人的贡献，而不宜对具体修改方式作出过于严格的限制，否则将使得对修改方式的限制纯粹成为对专利权人权利要求撰写不当的惩罚。本案中，专利权人的修改方式，系在从属权利要求中补入其他从属权利要求的特征从而增加新的从属权利要求，该种修改方式属于对权利要求的进一步限定。

三、总结及建议
从前文的修改要求和案例可以看出，无效程序中对专利文件的修改还是有严格要求的，例如，只能对发明或新型专利的权利要求书进行修改；修改不仅不能超范围，且不得扩大原专利的保护范围，即不得扩大以作为修改对象的原专利的独立权利要求的保护范围；修改一般应当以回应无效理由或者合议组指出的缺陷为限，非回应性的修改有可能不予接受。前文所列一般对权利要求修改的几种方式，并未完全排除存在其他修改方式的可能性。在无效程序中，在满足不超出原说明书和权利要求书记载的范围以及不扩大原专利的保护范围两大法律标准的前提下，专利权人仍可以尝试对权利要求书采取其他修改方式，以争取最大可能地保护其权益。

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