海外知识产权资讯(2024.2)期
美国专利商标局发布关于人工智能辅助发明的发明指南和示例
为了激励、保护和鼓励人们对通过使用人工智能实现的创新进行投资,并向公众和美国专利商标局(USPTO)的工作人员明确人工智能辅助发明的可专利性,USPTO在《联邦公报》上发布了一项新的指南。该指南履行了该机构根据《关于安全、可靠、可信地开发和使用人工智能的行政命令》所承担的义务。
美国商务部主管知识产权事务的副部长兼USPTO局长凯瑟琳.维达尔(Kathi Vidal)表示:“专利制度的制定是为了激励和保护人类的聪明才智,以及将这种聪明才智转化为适销对路的产品和解决方案所需的投资。专利制度还鼓励人们分享创意和解决方案,以便其他人可以在此基础上再接再厉。这份指南在授予专利保护以促进人类创造力的发展和对人工智能辅助发明的投资之间取得了平衡,同时又不会不必要地为未来的发展而锁定创新。该指南通过接纳人工智能在创新中的使用并关注人类的贡献来做到这一点。”
该指南已于2月13日正式生效,并明确指出了人工智能辅助发明并非绝对不能获得专利。该指南为审查员和利益相关方提供了指导,就在人工智能也作出贡献的情况下,如何确定人类对某项创新的贡献是否足以获得专利作出了说明。该指南以现有的发明人身份框架为基础,指导审查员和申请人去确定在一个或多个人工智能系统的协助下,由人类创造的发明的专利或专利申请中命名的发明人是否正确。该指南规定,由人类作出重大贡献的发明,可以寻求专利保护。
除此之外,为了进一步帮助审查员和申请人理解这份指南,该机构官网的人工智能相关资源网页上提供了关于如何适用该指南的假设情况示例。
为便于相关各方了解关于该指南的更多信息,并回答其问题和提供反馈意见,USPTO邀请各方参加将于美国东部时间3月5日下午13:00点至14:00点举行的公开网络研讨会。该机构还邀请用户阅读关于人工智能和发明人身份指南的局长博文:《激励人类的聪明才智与对人工智能辅助发明的投资》。
有关人工智能辅助发明的发明人身份指南的全文和相应的示例可在人工智能相关资源网页上找到。该机构将在2024年5月13日之前接收公众对发明人身份指南和示例的意见与建议。有关如何提交评论的说明可参阅《联邦公报通知》。(编译自www.uspto.gov)
美国专利商标局将授予7000万美元合同,以改进人工智能驱动的专利检索
美国专利商标局(USPTO)将向一家承包商授予价值7000万美元的合同,用于维护和增强其人工智能(AI)驱动的专利检索。
2024年2月15日,USPTO宣布有意将这份为期5年的合同授予埃森哲联邦服务公司(AFS),该公司是“唯一已知的合格供应商”。根据这份预计于4月1日签订的合同,AFS将提供“全面的系统开发工作”,以维持USPTO专利检索AI功能的运行,并为该组件提供新的增强功能。AFS代表美国的政府机构,总部设在弗吉尼亚州阿灵顿。它是财富全球500强公司埃森哲(Accenture)的子公司,埃森哲是一家总部位于都柏林的私营咨询公司。
为现有技术检索部署AI
9000多名审查员和管理者使用该局的专利端到端检索(PE2E Search)工具,该工具内嵌了AI功能,可改进对现有技术的检索。PE2E是一个基于网络的系统,为审查员在专利审查过程中提供一套工具。PE2E检索工具内嵌于该系统中并包含美国和外国的公开文件。USPTO多年来一直在将AI功能嵌入其检索系统,于2021年推出了基于AI的“更多类似文件”功能,于2022年推出了“相似性检索”功能。“相似性检索”功能允许审查员输入某些信息,包括合作专利分类(CPC)符号、文本片段和单词,并使用AI模型生成相似的国内外专利文件列表。
去年8月,USPTO表示正在寻求“扩大对商业市场的了解,以便通过部署AI改进对现有技术的检索”。通过信息征集,USPTO邀请潜在合作伙伴展示其解决方案,以满足其对专利检索AI(包括机器学习操作)的要求。
“可信任的”生成式AI
去年5月,USPTO局长凯瑟琳.维达尔(Kathi Vidal)表示,该局“很乐意”使用生成式AI,但在将其嵌入之前它必须是“可信任的”。她补充称,这可能包括在USPTO的商标工作,例如在图像检索中。在新加坡举行的国际商标协会年会上,她还表达了对数据使用和AI的担忧。维达尔指出:“如果你向USPTO提交申请,并希望这些信息保密,那么你可能不希望我们将这些信息输入AI系统,成为更广泛数据集的一部分。”
本月早些时候,USPTO就AI在法律程序中的应用向司法委员会发布了指导意见。该指南澄清了现有规定,并概述了AI用于准备提交给专利审判和上诉委员会以及商标审判和上诉委员会的材料时的应用。(编译自www.worldipreview.com)
英国2024:技术、数据隐私、网络安全和知识产权发展
本文主要概述了2024年在英国需要关注的一些新技术、数据隐私、网络安全和知识产权法律发展,或一些仍在进展中的原有发展。
知识产权
生成式人工智能的持续影响
自2022年以来,生成式人工智能的受欢迎程度和可用性持续提高。据估计,79%的13岁—17岁互联网用户组和31%的16岁及以上互联网用户组都使用生成式人工智能工具和服务。然而,针对人工智能工具开发人员的索赔主张也在增加。在美国和欧洲,都出现了关于大型语言模型和图像生成工具的法律主张,涉及关于使用材料来训练人工智能模型的指控。不过,这些主张的有效性尚不能确定。
除了与用于训练人工智能模型的材料有关的潜在知识产权侵权主张外,人工智能还将继续对那些希望保护通过人工智能创造或构思的技术的人士构成挑战。2023年12月20日,英国最高法院裁定,英国专利法不允许在专利申请中将人工智能系统指定为“发明人”。
潜在的责任与因用于训练人工智能工具的材料而产生的输入风险,以及因人工智能工具生成的内容(包括不准确性和偏见)而产生的输出风险有关。生成式人工智能的用户应该越来越警惕这种责任,并在与任何第三方服务提供商合作之前进行尽职调查。随着生成式人工智能产品数量的持续增长,客户可能更有“货比三家”的选择余地,以获得更有利的契约性风险分配。随着客户不断寻求对人工智能系统风险的降低,基于人工智能的产品的合同谈判可能会变得越来越重要。
英国知识产权局的举措
2023年4月,英国知识产权局(UKIPO)公布了该财政年度(截至2024年4月)的主要优先事项清单。2024年确定的具体目标包括:
“One IPO(一个知识产权局)”服务将于2024年3月底前公开推出。这项与专利相关的新服务将包括用于跟踪和管理专利组合的新在线账户、数字申请服务以及将“One IPO”服务与现有服务连接起来的应用程序接口。
此外,该机构将开始更新商标、外观设计和法庭服务(Trademark, Designs and Tribunals Service),以便于2025年启动,预计这项服务将包括数字听证会。
在进行内部文化审计之后,UKIPO定于2024年1月之前制定详细的文化改革计划,该计划将阐明该机构如何朝着其“理想文化”迈进。
其他更广泛的优先事项包括:
-改进核心知识产权授予服务及其期限;
-在保留的欧盟法律和贸易谈判中寻求有利的结果;
-支持中小企业充分利用其知识产权资产。
技术
《自动驾驶汽车法案》
2023年11月在英国国王演讲中宣布的《自动驾驶汽车法案》目前正处于上议院的委员会审议阶段。该法案旨在为监管道路上和其他地方的自动驾驶汽车制定一个法律框架。这项未来的法律将落实法律委员会(Law Commission)对自动驾驶汽车监管进行为期4年的监管审查的建议。
拟议的法案将适用于具有允许“自动驾驶”功能或改装的车辆,即包括:(1)行驶可以由车辆本身控制;(2)车辆及其周围环境不受个人监控。
特别是,该法案要求国务大臣公布安全原则,并授权其批准自动驾驶汽车和实施许可计划。此外,该法案还针对自动驾驶汽车的持证运营商和个人(包括这些经营者的高级管理人员和用户负责人)规定了新的刑事犯罪和处罚措施。
与去年举办的全球人工智能安全峰会的一样,该法案代表了英国政府为保持技术发展领先所作的又一次尝试。据英国政府估计,到2035年,自动驾驶行业将在英国创造多达3.8万个新工作岗位,估计价值为420亿英镑。
《在线安全法案》
2023年10月,《在线安全法案》获得了英国皇室批准,并开始进行分阶段实施。英国通信管理局(Ofcom)已经开始围绕儿童在线安全问题进行磋商,预计将于2024年发布出版物,内容包括分类门槛(影响该法案规定的相关职责)以及企业行为准则和指南。预计还将有进一步的二级立法出台来全面实施该法案。
从广义上讲,该法案规定了服务提供商有责任识别、减轻和管理危害风险(包括与非法内容和其他有害内容有关的内容)。该法案尤其会影响到社交媒体平台的运营商,它们需要执行年龄限制和年龄审查相关措施,并防止儿童访问有害内容(包括迅速删除此类内容)。
《数字市场、竞争和消费者法案》
2023年11月,英国对拟议的《数字市场、竞争和消费者法案》进行了修订,以便进一步平衡新的监管权力,包括允许符合条件的科技公司以相称性为由对监管决定提出异议并对罚款提出质疑的上诉程序。该法案旨在解决少数科技公司市场影响力过大的问题,并赋予竞争与市场管理局(Competition and Markets Authority)的数字市场部门以新的权力。
该法案目前正处于上议院的委员会审议阶段,并已于2023年12月5日进行了二读。
数据隐私和网络安全
《数据保护和数字信息法案》
《数据保护和数字信息法案》是于2023年3月8日在下议院提出的,并已于2023年12月20日在上议院进行了二读。该法案旨在通过一系列广泛的条款来更新和简化英国的数据保护框架。主要变化包括:
-减少负责任的创新涉及的障碍,包括与处理用于科学或历史研究目的的个人数据有关的障碍;
-通过减少记录保存要求和引入“高级负责人”来取代数据保护官,以减轻企业的负担;
-减少数据流动的障碍,国务大臣将拥有更广泛的权力来确认能够提供足够的高水平数据保护的国家,并与他们建立了“数据桥梁”;
-对信息专员办公室的结构和职权进行改革;
-将骚扰电话和短信的罚款从50万英镑提高到1750万英镑,在更广泛的情况下,网站运营商将可以在未经事先同意的情况下放置缓存文件。
英国科学、创新和技术部大臣米歇尔.多尼兰(Michelle Donelan)表示,该法案将抓住“英国脱欧后的机会,为我们的需求量身定制新的英国数据权利制度”。但是,在欧盟开展业务的企业需要了解英国和欧盟《通用数据保护条例》的差异。
新“数据桥梁”
“数据桥梁”是英国政府与其认为的拥有“充分”数据保护制度的国家建立的数据框架,并允许个人数据从英国自由流向这些国家(无需额外的保护措施)。英国政府于2023年9月21日宣布了新的“英美数据桥梁”,预计2024年可能与迪拜国际金融中心(“DIFC”)和新加坡建立额外的数据桥梁。2021年8月,英国政府将二者都列为数据合作伙伴关系的重点。
在此之后,2022年12月15日,英国政府和DIFC主管机构就深化英国—DIFC数据合作关系的共同承诺发布了一份联合声明。该声明特别强调了“对英国—DIFC数据桥梁的承诺”。(编译自www.lexology.com)
德国:SEP与FRAND——诉讼、政策和最新进展
导言
在过去10年中,专利法中最突出、最具争议性的问题莫过于标准必要专利(SEP)及其在公平、合理和无歧视(FRAND)条件下的许可问题。鉴于其在高科技战场的经济重要性,这一点不足为奇。如今,大多数行业都直接或间接地依赖于多种形式的电子设备标准化互动。鉴于WiFi、蓝牙、GSM、3G、4G或5G等标准的普遍性及其在几乎所有现代行业中的重要性,与这些标准相关的SEP所有者所处的地位使他们有可能控制那些依赖于标准实施的市场。
SEP持有者的市场影响力源于其在依赖标准的市场中的守门人地位,而根据欧盟和德国的反垄断法,这种支配地位需要接受特别审查。这些支配地位实际上源于标准制定过程本身——这一过程涉及竞争者之间的协议,可能会引起反垄断问题,特别是在不能确保所有市场参与者都能有效地获得标准和基础技术的情况下。为了允许这种使用,标准制定组织(SSO)通常会要求参与标准制定的SEP持有者承诺以FRAND条件授予技术许可。然而,这项义务的确切范围和内容在不同的标准制定组织之间可能存在差异。此外,对于“FRAND”概念中各个要素的含义也没有明确的定义。因此,SEP许可市场并没有发挥其应有的作用——众所周知,其交易成本高且缺乏透明度,因此经常引起争议和诉讼。
下面将简要介绍德国关于SEP和FRAND许可及纠纷的法律和政策框架。此外,我们将重点关注德国判例法的视角及其为处理SEP持有人与标准实施者之间新出现的冲突所做的努力。最后,我们将阐述德国法院如何解释FRAND概念,以及这种方法对许可谈判的影响。
法律框架概述
与其他专利一样,SEP从本质上讲也是一种国家专有权,其所有人有权禁止任何第三方使用受相关专利保护的发明。有关专利及其实施的规定见于各种联邦法规和条例以及一些欧洲条例和国际条约。德国最重要的法规是《专利法》,其中包含所有关于专利要求、范围和侵权的相关法律规定。
在专利侵权的情况下,专利权人可以获得各种形式的法律救济(参见《专利法》第139条及其后条款),如禁令救济、销毁侵权产品、提供账目(包括披露销售、成本和利润等详细信息)、损害赔偿、召回侵权产品以及从商业渠道中彻底移除侵权产品。
在现有的法律救济措施中,禁令最为严厉。在认定专利侵权的情况下(SEP和非SEP一样),德国法院通常会发布禁令。虽然2021年《专利法》修正案引入了相称性要求,但德国法院仍然采用非常严格的检验标准,几乎从未因担心禁令可能给实施者造成过重负担而拒绝颁发禁令。德国法院不太可能改变其在SEP/FRAND争议中对专利权人友好的立场,并根据相称性检验拒绝向SEP所有者颁发禁令。因此,如下文所述,实施者避免授予禁令的唯一现实途径是从一开始就尽最大努力争取许可权。
德国法院为专利权人提供了一个有利的场所,这不仅是因为德国法院准许自动颁布禁令。对专利权人来说,另一个主要优势是德国专利诉讼的分轨制(分案制度),这意味着所主张专利的(非)侵权问题与所主张专利的(无)有效性问题要在不同的程序中分案处理。分案制度可能会导致“禁令缺口期”:通常,侵权诉讼的审理速度要快于独立的无效诉讼程序,从而导致在独立的无效诉讼程序结束之前(即“缺口期”)就可以颁发禁令。
德国是专利诉讼的热门地还有其他原因,其中包括(1)专利诉讼费用相对较低;(2)侵权诉讼处理速度快(从提起诉讼到作出初级判决大约需要8到14个月);(3)德国侵权法院倾向于适用专利权人友好的专利解释;(4)法院判决的可预测性得益于判例法的完善,而专利法官的综合经验得益于专业化的法官——这也是大量专利侵权案件(即每年有700多起新案件)的结果。
由于这些原因,德国法院被许多SEP所有者选为首选诉讼地,并因此在超过15年的时间里一直处于SEP诉讼的最前沿。
FRAND抗辩的法律依据
德国法律中没有专门针对SEP的法定条款。但是,因SEP侵权而被起诉的被告在某些情况下可以通过提出FRAND抗辩来避免禁令,即表明他们愿意并有权从原告处获得FRAND许可,而原告并未尊重这一权利。在这种情况下,鉴于SEP所有者实际上有义务向被告授予许可,而且被告也愿意获取这类许可,因此SEP所有者的禁令申请可被视为恶意行为。
FRAND抗辩可基于以下两个法律来源:
首先,被告可以援引SEP所有者向有关SSO组织提交的FRAND承诺。这种FRAND承诺可以直接授予标准实施者一份FRAND许可。
其次,根据欧洲和德国反垄断法(《欧盟运作条约》(《TFEU》)第102条和德国《反限制竞争法》(《GWB》)第19条,实施者可以主张SEP所有者的行为构成滥用支配地位。滥用行为可能包括SEP所有者拒绝按照FRAND条款授予许可,企图获得过度、不合理或歧视性的许可条款,或者SEP所有者在违反其FRAND承诺不授予许可的情况下申请禁令救济。虽然这种以反垄断为基础的FRAND抗辩,其前提条件是要确立SEP所有者在相关反垄断市场上的支配地位,但如果SEP涉及必须用于在相关产品市场上有效竞争的既定标准,并且不能被其他解决方案规避或取代,则通常认为存在这种支配地位。在这种情况下,德国法院认为相关的SEP存在一个分割的许可市场,而SEP所有者在该市场上实际上处于垄断地位。
德国联邦法院的指导
在过去20年中,德国初审法院积累了大量判例法,但联邦法院迄今为止只设定了几个重要先例:
1、来自“桶”的标准
早在2004年,德国联邦法院(FCJ)就在具有开创性意义的Standard-Spundfass案(2004年7月13日判决,备审案件号KZR40/02)中解决了SEP许可的核心问题。该案涉及一项专利,该专利与化工行业普遍接受的带塞桶的实际标准有关。专利所有人向一些制造商授予了许可,但拒绝向另一些制造商授予许可(包括原告)。联邦法院认为,专利所有人随意和歧视性地拒绝向原告授予许可的行为构成滥用支配地位。
2、“光盘”的橙皮书标准
另一个具有里程碑意义的判决涉及可重写光盘的橙皮书标准(2009年5月6日的判决,备审案件号KZR 39/06)。在该判决中,FCJ首次接受了“FRAND抗辩”的概念。法院认为,拒绝按照“FRAND”条款授予许可本身可能构成支配地位滥用,这种滥用在某些情况下可以作为抗辩理由,以对抗专利持有人针对有意愿的被许可人提出的禁令请求。不过,FCJ明确指出,运用这种抗辩必须符合严格的标准,被告必须满足这些标准才能被视为自愿的被许可人。最重要的是,只有当被告自身向专利所有人提出了缔结FRAND许可合同的要约,而专利所有人在歧视或阻碍被告的情况下拒绝该要约,违反了《TFEU》第102条或《GWB》第19条,被告才能援引这一抗辩。虽然欧洲法院(CJEU)在其具有里程碑意义的华为诉中兴案(C-170/13号案件)的判决中,一定程度上推翻了这一抗辩标准,但橙皮书标准仍然是一个具有里程碑意义的标准,因为它确定了在某些情况下,占支配地位的SEP持有人滥用权力拒绝专利许可的行为也可能“破坏”并最终阻碍专利权人的执法行动。此外,该判决仍然适用于SEP持有人未提交FRAND承诺的案件(如事实标准案件)。
3、“通信”的华为之舞
“华为之舞”在德国联邦法院作出橙皮书标准案的判决之后,有关SEP的判例法的进一步进展主要受到欧盟层面的推动。2012年底,欧盟委员会针对摩托罗拉在移动电话领域实施SEP导致的支配地位滥用发表了反对声明。在随附的一份相关新闻稿(IP/12/1448)中,欧盟委员会指出,对符合FRAND承诺的SEP诉诸禁令可能会损害竞争,因为禁令通常涉及禁止销售侵犯专利的产品,这会带来无正当理由将产品排除在市场之外的风险。由此,这可能不当地扭曲许可谈判,使其有利于SEP持有者。
鉴于欧盟委员会在根据《TFEU》第102条认定滥用行为时适用的标准似乎不如FCJ在橙皮书标准案中确定的标准严格,杜塞尔多夫地区法院根据《TFEU》第267条就一起未决的SEP侵权案(2013年3月21日的判决,案卷号4b O 104/12,LTE标准)向CJEU提起了先行判决,最终CJEU作出了具有里程碑意义的华为诉中兴案(2015年7月16日的判决,案卷号C-170/13)判决。
CJEU在判决中裁定,如果SEP所有者向SSO作出了FRAND承诺,在某些条件下,SEP持有者因SEP被侵犯而寻求禁令或召回侵权产品的行为可能构成支配地位滥用。与之前的大多数其他法院一样,CJEU对如何确定FRAND条件这一关键问题保持了开放态度。但该法院为SEP所有者和实施者之间的许可谈判设定了一个详细的分步机制(“华为之舞”)。对于SEP所有者来说,遵守CJEU判决中确定的机制,就能确保其禁令救济或召回的主张不会被视为违反《TFEU》第102条。对实施者而言,遵守CJEU的机制是在侵权诉讼中保留FRAND抗辩权的必要条件。
以CJEU对华为诉中兴案的判决为参照点,德国法院从那时起就一直在努力充实CJEU建立的框架,并就“华为之舞”的各个步骤制定了详细的判例。CJEU对华为诉中兴案的判决通过后,FCJ在2020年对第一批SEP案件作出了判决(2020年5月5日的判决,案卷号KZR 36/17,FRAND-Einwand;2020年11月24日的判决,案卷号KZR 35/17,FRAND-Einwand II)。这些重要判决对如何进行FRAND谈判提出了进一步的详细要求。其中最重要的一项概述如下:
哪些条款符合FRAND条件?
虽然德国法院原则上有权决定究竟哪些条款符合FRAND条件,但迄今为止,法院一直回避这样做。相反,他们更愿意将自己摆在裁判者位置,审查当事人是否遵循了持续、认真的相互承诺过程,以达成FRAND条款的许可协议。德国法院认为,遵循FRAND程序的当事人将达成与自由市场上专利许可谈判(假设)类似的协议,即FRAND协议。
FRAND条款——在德国仍是一个黑匣子
德国法院曾试图为FRAND条款提供指导。例如,杜塞尔多夫地区法院(2020年6月18日的判决,诉讼编号4b O 91/18)对FRAND作出了如下总结:
· 公平合理的合同条款是指不构成剥削性滥用支配地位的条款。因此,SEP持有者的要约可能会被证明是不公平或不合理的,特别是所要求的特许权使用费大大超过了在被主导市场上有效竞争情况下的假设价格,除非该定价有经济上的合理性。
· 非歧视性条款的要求是指市场支配地位的SEP持有者有义务平等对待处于相同地位的实施者,给予他们基本相同的价格、条款和条件。现有许可协议已成为新许可协议条款和条件的基准。鉴于只有同样具有可比性的情况才会被纳入平等待遇的要求,因此,如果客观上有正当理由,具有市场支配地位的SEP持有者可以采取区别对待的方式。
然而,FCJ在某种程度上阻碍了界定FRAND条款的尝试。根据FCJ意见,没有符合FRAND条件的某个特定许可费率或某套特定许可条款,而是有一系列许可费率和合同条款。如上所述,FCJ将FRAND条件的要求理解为许可谈判过程的指导原则,而不是许可协议的实际条款。谈判必须在双方自愿的基础上进行,目的是达成公平、合理和非歧视性的许可协议。如果是这种情况,那么谈判结果原则上应被视为FRAND。例如,联邦法院在其2020年11月24日的判决(案卷号KZR35/17,FRAND-Einwand II)中阐明了这一指导原则:
许可的(相互)意愿不仅具有根本性的重要意义,因为专利所有人只有在发明使用者愿意的情况下才必须向其授予FRAND许可,而且也只有在发明使用者愿意的情况下才能授予这种许可。它也是不可或缺的,因为平衡双方利益冲突的相称结果通常只有在谈判过程中才能实现,在谈判过程中,这些利益得到阐述和讨论,以实现双方所期望的公平和适当的利益平衡。对专利所有人行为的要求和对发明使用者行为的要求是相互依存的。审查的标准是,在谈判的某一特定阶段,对谈判成功结束感兴趣的合理一方会以符合双方利益的方式采取行动来促进这一目标的实现;因此,不能笼统地界定需要满足的个别要求。
由于不愿意规定FRAND条款的一般性定义,因此德国法院不可能基于是否被认同为FRAND来界定合同条款的类别。德国法院可以根据提交相应许可要约谈判过程中的具体情况,将本质上相同的条款认定为符合或不符合FRAND要求。
FRAND条款谈判时应满足的要求
如上所述,德国近期有关SEP/FRAND案件的判例法表明,德国法院倾向于关注谈判过程本身。根据CJEU在2015年华为诉中兴案(案卷号C-170/13)中确定的机制,并按照FCJ在其2020年两份判决中的指导意见,德国法院一直就如何进行FRAND条款谈判的要求作出明确规定,而不是详细审查SEP所有者的要约条款和实施者的还价条款。这一情况仍在持续,下级法院仍在对许多问题进行有争议的讨论。下文的总结对现状进行了概述。
1、SEP持有人:侵权通知
在对实施者提起诉讼之前,SEP持有人通常需要向实施者发出涉嫌侵权的书面通知,指出具体被侵权的SEP并说明其被指控侵权的方式。只有在非常特殊的情况下,即实施者已经意识到侵权行为的情况下,才不需要这种通知。
通知必须具体提及有争议的SEP(通常是公告号),并告知侵权情况(特别是有争议的体现形式和侵权行为)。除了这些事实信息外,通知不必包含关于SEP被控侵权理由的详细法律解释。虽然权利主张表可能有所帮助,但德国法院并不认为它们具有强制性。
在德国,援引FRAND抗辩只是为了避免禁令、召回令或销毁令。因此,SEP持有人都可能因昔日侵权行为而获得损害赔偿,并在个案中获得账目呈递命令——也就是说,在没有事先通知侵权行为的情况下也是如此。对昔日侵权行为的损害赔偿诉讼或账目呈递令被视作充分的侵权告知,从而触发实施者作出回应。
2、SEP实施者:接受许可的意愿
对于SEP持有者侵权通知的回应,实施者必须表示愿意在适当的时候以FRAND条款达成SEP许可协议。这样的回应已成为德国SEP/FRAND案例法的核心内容。实施者必须表现出真诚和持续的意愿,愿意按照FRAND条款获得许可,并确保此类许可能够在没有任何不当拖延的情况下进行协商和缔结。否则,实施者将被视为“非自愿的被许可人”,从而失去FRAND抗辩权,其结果就是,法院可以在不核实专利持有人的许可提议是否确实符合FRAND要求的情况下颁发禁令。
实施者必须明确无条件地声明其意愿。FCJ(2020年5月5日的判决,案卷号KZR 36/17,FRAND-Einwand)明确遵循甚至引用了英格兰和威尔士高等法院在2017年4月5日的Unwired Planet诉华为案([2017] EWHC 711 [Pat])判决中的做法,根据该判决,“一个自愿的被许可人必须是一个愿意按照事实上是FRAND的任何条款获得FRAND许可的人。”威尔士高等法院认为,实施者如果不作出明确承诺的回应,其结果将丧失FRAND辩护权。例如,实施者不能只是作出积极反应并同意“考虑”有关许可协定——它必须声明自己的意愿(即,不提及其供应商授予许可的意愿)。
实施者的回应不必包含许可条款和条件的细节。若进一步细节被视为制约实施者以“事实上是FRAND的任何条款”获得许可的意愿,那么这些细节甚至可能是有风险的。例如,实施者可能不会在法院对专利有效性作出积极判决的条件下表示愿意获得许可。不过,实施者可以保留质疑专利有效性的权利。实施者还可以辩称专利没有被使用,例如,因为该专利实际上对其标准并不必要,而不会失去FRAND辩护(这可能确实经常是辩护策略的一部分),只要实施者愿意按照FRAND条款获得许可是明确和无条件的。
虽然FCJ没有确定许可谈判的时间表,但强调实施者必须在没有不当拖延的情况下作出回应。如果实施者等了1年才对侵权通知作出回应,则FCJ会认定实施者存在不当拖延行为。下级法院曾多次认定,在2个月后才对许可要约作出回应为时已晚;但在一个涉及多项专利和由SEP持有人提供17项权利主张表的案件中,即使是4个月也被接受了。实施者应注意,SEP持有人不必在侵权通知中设定答复期限,但可以保持沉默,并在实施者未及时答复的情况下提起侵权诉讼。
关于在与SEP持有者谈判期间实施者是否可以自由申请针对外国SEP持有者的反诉禁令(前提是该国法律允许这种禁令,而德国法律不允许),而不被视为非自愿被许可人这一问题,德国法院存在分歧。慕尼黑地方法院认为,申请反诉禁令的实施者将被视为非自愿被许可人,从而失去FRAND抗辩权(2021年2月25日的判决,案卷号7 O 14276/20)。但杜塞尔多夫地区法院认为,只要实施者明确表示愿意无条件获得许可,并认真努力按照FRAND条款获得许可,申请反诉禁令并不妨碍FRAND抗辩的成功率(2021年12月21日判决,案卷号4c O 42/20)。
3、SEP持有人:许可协议要约
在收到实施者关于愿意签订许可协议的声明后(并以实施者的持续意愿为前提),SEP持有人必须根据FRAND条款提交许可协议的具体书面要约。该要约必须特别说明特许使用费的数额和计算方法。
SEP持有人不必将其首份要约作为最终要约。如果该要约是一份认真初步要约,有待进一步谈判,就足够了。这是因为FRAND要求被理解为一个为达成许可协议而持续相互承诺的过程,而不是一个要求SEP持有人立即按照FRAND条款提出许可协议,实施者无需进一步谈判或修改即可接受的单一阶段过程。
德国法院不要求SEP持有人只为单个SEP提供许可。SEP持有人可以自由提供组合许可,但实施者无须为以下专利支付专利使用费:(1)非标准必要专利;或(2)实际未使用的专利(例如,在标准中可选择使用而未实施的专利)。如果被告在全球范围内提供标准实施产品,被告甚至需要就原告的整个SEP组合获得全球组合许可。至于组合许可是否必须包括调整条款以应对一个或多个SEP随后可能废除或失效的情况,德国法院在讨论和判决时一直存在争议。
专利组合可能包括实施方(或其供应商)已经持有许可的专利(例如,与专利池成员签订了双边许可协议)。这种双重许可本身并不妨碍达成专利池许可协议,但许可协议必须包括避免双重收费的条款(如调节条款),特别是在已经获得许可的专利数量并非微不足道的情况下。避免双重收费的程序必须事先确定,并由SEP持有人向实施者明确告知其客观依据。
德国法院通常不会在特定案件中计算具体的FRAND费率,而是根据双方提供的论据,将司法审查限制在要约是否明显不可接受(即违反诚信原则)的问题上。
不同的许可费率(例如,交叉费率会导致较低营业额的公司要支付较高的费率,或对大型的许可专利池给予批量折扣),在客观合理的情况下,仍然可以属于FRAND范畴。德国法院甚至受理了SEP持有人可以给予“早鸟折扣”的案件,即在推出新的许可计划时降低第一个被许可人的许可费率。
如果实施者设法表明其愿意持续无条件地接受FRAND许可,而SEP持有者继续坚持自己的许可提议,则SEP持有者有责任证明其提议的许可费率和进一步条款确实是FRAND的。SEP持有者可以通过提供可比较的许可协议来履行这一责任,德国法院通常认为这些协议所提供的许可条款确实是FRAND的有力证明。这种指示性效应适用于许可费率以及其他合同条款(受许可的知识产权、许可区域等)。要想成功地应对这种指示性效应,实施者必须证明,可比较的许可协议不符合FRAND的要求,例如,它是占支配地位的SEP持有者施加不当压力的结果。
实施者可以要求SEP持有人提供其许可概念和信息(只要SEP实施者不能自由获取或已经获得这些信息),涉及是否已经在时间和内容方面达成了类似的许可协议,如果是,内容是什么。这适用于较早签订的合同,即使投资组合已经转让。
如果SEP持有人提出要求,交流机密信息可能需要签订保密协议(NDA)。关于在法庭程序中交换机密信息的问题,德国立法者最近对《专利法》进行了修订,增加了有关保密的规定。根据这些新规则,法院可将与第三方签订的SEP许可协议的内容等信息列为机密信息,并对通过法院程序获得此类机密信息的当事人和其他人规定保密义务。
4、SEP实施者:接受要约或提出反要约
实施者必须根据该领域公认的商业惯例,真诚地对SEP持有人的FRAND要约作出认真回应。同样,对实施者也没有“放之四海而皆准”的定义或规则。
最重要的是,实施者不得采取拖延战术——尽管关于实施方的回应何时被视为拖延战术的具体细节仍有待个案讨论。深入谈判与拖延战术之间的界限往往很难划清,因此这方面的法庭案件很多,上诉判决往往与下级法院的认定相左。
例如,在实施者要求SEP持有者提供专利组合中附加专利可能被侵权的详细情况时,FCJ就推定它采取了拖延战术,尽管实施者宣布在收到这些进一步的详细信息后将修改其要约内容(2020年5月5日的判决,案卷号KZR 36/17,FRAND-Einwand)。根据FCJ的意见,除了侵权通知的要求之外,SEP持有人无需提供有关被控侵权的详细技术或法律信息,实施者应自行评估并寻求这方面的技术或法律建议。
实施者必须认真回应,并告知SEP持有者其认为要约不可接受的原因。根据FCJ的规定,即使在SEP持有人的要约明显不可接受的情况下,实施者也不得保持沉默,而必须告知SEP持有人其认为要约明显不可接受的原因。与此相反,德国下级法院曾认为,实施者没有义务对明显不可接受的要约作出回应,理由是这种要约表明SEP持有者实际上并不愿意按照FRAND条件授予许可。由于这一门槛非常高,而且法院关于要约的分析可能无法被可靠预测,因此,无论如何,实施者通常最好还是对SEP持有人的要约作出认真、详细的答复。
如果实施者不接受SEP持有者的要约,则必须立即提交一份符合FRAND条款的具体对应的反要约,并将实际实施的专利包括在内。根据这些要求,反要约的内容和时间方面可能更加有限。为避免反要约的许可费率存在日后被认定为不属合FRAND的风险,实施者可以保留开放费率,由SEP持有者合理行使自由裁量权(《德国民法典》第315条3款)。同样,实施者也可以保留主张专利无效或非标准必要专利、或者被许可专利不侵权的权利。
如果实施者拒绝SEP持有者的要约,实施者必须立即就SEP过去的使用情况作出说明,并为过去的专利使用费提供适当的担保(如银行担保或银行存款)。该担保必须反映出从首次使用到预期获得可临时执行的初审判决这段时间内SEP的使用情况。
展望
对近期德国判例法的介绍性概述强调,德国SEP案件的法律框架仍在不断变化。迄今为止,德国法院一直在回避FRAND条款基准的制定,而主要集中于适用和完善CJEU在华为诉中兴案中确立的谈判框架。这导致出现了大量判例法,为FRAND谈判提供了复杂的指导。然而,如何确定许可条件是否属于FRAND,以及SEP持有人是否必须向任何实施者授予许可,还是只能选择许可复杂价值链中的某一特定等级,仍有待法院给出答案。鉴于德国关于SEP/FRAND判例在不断演变,对于SEP从业人员来说,密切关注当前的发展态势至关重要。与此同时,关注要点也很重要。(编译自www.lexology.com)
韩国专利优先审查迎来重大调整
为了加快申请的审查速度,韩国特许厅(“KIPO”)对发明和实用新型专利优先审查制度进行了大幅调整,具体如下:
1. 扩大“尖端技术”优先审查范围
2022年,KIPO修订了《特许法施行令》,将尖端技术相关专利申请纳入了优先审查对象。从2022年的半导体、2023年的显示器到2024年的二次电池(自2024年2月19日起施行),尖端技术优先审查范围不断在扩大。只要是在韩国境内生产或准备生产“尖端技术”相关产品和设备的企业,皆可利用该制度。
2. 放宽“绿色技术”相关专利申请条件
当对绿色技术主题相关专利申请提出优先审查请求时,不再要求申请人需为在韩国获得绿色技术相关政府援助或认证的企业,因此所有被归类为绿色技术的申请(例如与可再生能源、减碳相关的申请)都可以请求优先审查(自2024年上半年起施行)。
3. 废除基于通过KIPO指定机构的现有技术检索进行优先审查的方式
为了将有限的审查能力有效地集中于尖端技术领域,KIPO废除了之前基于通过指定机构的现有技术检索而请求优先审查的方式(自2024年1月1日生效)。
与审查周期较长的普通审查相比,优先审查的进行速度较快,且基于PPH(PCT-PPH)的申请的授权率也往往高于普通审查。