专利侵权诉讼中权利人需要准备哪些证据
在中国,根据“谁主张,谁举证”原则,民事诉讼中原告需要承担主要举证责任。因此,面对专利侵权,如果权利人要提起诉讼的话,需要就提出的主张提交充分的证据,否则该主张可能得不到法院的支持,甚至可能导致败诉的不利后果。那么,针对专利侵权诉讼中权利人需要准备的证据,本文从权利证据、侵权证据以及赔偿和合理支出证据等三个方面进行说明。
一、权利证据
权利人需要提交证据证明涉案专利的保护范围、权利归属和处于有效的状态。这可以通过提供专利授权公告文本、专利证书、专利登记簿副本及年费缴纳凭证来证明。
此外,在一些特殊情况中,还需要针对性提供其他额外的证据:
(1)如果涉案专利曾经办理过专利权人变更,还需提供相应的变更证明,以与起诉人身份对应。
(2)如果涉案专利经历过无效程序且权利要求在无效程序中修改过,应提供最终被国家知识产权局接受的修改后的权利要求,以便确定涉案专利的有效保护范围。
(3)如果提起诉讼的不是专利权人,则还需提供其他证据证明其有权就专利侵权行为提起诉讼。例如,独占许可的被许可人可以单独向法院起诉,这时需要的证据是被许可人和专利权人之间的独占许可合同;排他许可的被许可人可以在专利权人不起诉的情况下单独向法院起诉,这时除了需要提交相应的排他许可合同外,还应提交专利权人明示放弃起诉或不起诉的证明材料;而普通许可的被许可人只有在专利权人在许可合同中有特别授权的情况下,才可以单独提起诉讼,因此需要提供证据证明专利权人在许可合同中特别授权被许可人可以单独起诉。
(4)如果涉案专利是实用新型或者外观设计专利的,建议提交由国家知识产权局作出的专利权评价报告,以降低侵权诉讼因专利被提起无效而中止的可能性。
权利人应当根据实际情况提交相应的证据,以加快法院受理,尽快把诉讼程序聚焦于侵权证据与侵权判定上。
二、侵权证据
侵权证据用于证明被告实施了侵犯专利权的行为,其是专利侵权诉讼中重要的证据,在很大程度上决定了案件的成败。
专利侵权诉讼中,权利人不仅需要提交证据证明被诉侵权方案确实落入了涉案专利的保护范围,而且还需要证明被告未经许可实施侵权行为。即未经专利权人许可,任何单位或者个人未经专利权人许可,为生产经营目的了制造、使用、许诺销售、销售或进口(具体取决于专利的类型)等侵权行为。
实践中,在锁定了涉嫌侵权的产品的情况下,通常建议权利人先做下侵权分析,以确认该产品确实落入专利的保护范围。必要时可准备相关技术文件、鉴定报告或测试报告,用于证明或辅助证明侵权。
在确认侵权后,需要针对侵权人、侵权行为展开更深入更广泛的调查,收集侵权人侵权的故意、侵权行为发生的地域及时间、侵权产品销售的渠道及平台、侵权行为的性质和情节等相关合法证据,为判定侵权、制止侵权、获得赔偿打下坚实的基础。
在对证据进行收集的同时还应注意对相关证据进行固定。为防止证据灭失并提供证据的证明力,常见的一种方法是通过公证的方式对证据加以固定。例如:
(1)购买公证:在公证人员的见证下购买涉嫌侵权的产品
这不仅需要公证该产品的购买和提货过程,所购产品也应公证封存,连同该次购买的相关合同、销售发票和付款凭证等一起公证保存。
(2)网页公证:在公证人员的见证下,对被告在其官网、公众号或其他网络平台对侵权产品的宣传信息、销售或许诺销售情况等相关网页进行截屏、打印。
(3)展会公证:在公证人员的见证下,对被告在展会中展出被控侵权产品的情况进行拍照录像,并取得其产品宣传资料或样品等。
需注意的是,如果没有对上述证据进行公证,而被告又否认其生产、销售或许诺销售被控侵权产品的,或者被告在诉讼过程中删除了相关网页上的信息导致无法对网页信息进行核实的,则所提交的证据很可能不会被法院采信。
此外,对于权利人因客观原因无法自行搜集的证据,也可以考虑在提供初步证据的情况下,请求法院调查取证;对有灭失风险或以后难以取得的证据,可以请求法院采取证据保全措施。
三、赔偿及合理支出证据
专利侵权诉讼救济的另一目的是获得损害赔偿。专利法(第七十一条)指出了评估赔偿的因素,权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益。如权利人损失或者侵权人获利难以确定的,可参照该专利许可使用费的倍数确定。有故意侵权,情节严重的,可适用惩罚性赔偿。损失、获利或专利许可费都难以确定的,可适用法定赔偿。赔偿还可包括制止侵权的合理支出。因此,围绕这些方面来考虑损害赔偿以及制止侵权支出的证据的调查与收集对成功获的赔偿是非常重要的。
3.1 权利人因被侵权所受到的实际损失
《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十四条第一款说明了计算方法。权利人因被侵权所受到的实际损失可以根据专利权人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积计算。权利人销售量减少的总数难以确定的,侵权产品在市场上销售的总数乘以每件专利产品的合理利润所得之积可以视为权利人因被侵权所受到的实际损失。
因此,权利人主张这种计算方式时,需要提供证据证明权利人的专利产品因侵权所造成销售量减少的总数或侵权产品在市场上销售的总数,以及每件专利产品的合理利润。
实践中,由于造成损失的因素可能有很多,要证明权利人因被侵权受到的实际损失比较困难,因此往往会从侵权人获利来确定赔偿数额作为突破口。
3.2侵权人因侵权所获得的利益
根据相关司法解释规定,侵权人因侵权所获得的利益可以根据该侵权产品在市场上销售的总数乘以每件侵权产品的合理利润所得之积计算。侵权人因侵权所获得的利益一般按照侵权人的营业利润计算,对于完全以侵权为业的侵权人,可以按照销售利润计算。
因此,权利人主张这种计算方式时,需要提供证据链来证明侵权产品销售总数,以及侵权产品的利润率。侵权调查可以囊括传统的、或互联网线上销售交易宣传。权利人可以从侵权人的官网、微信公众号、宣传册、上市公司年报、招股说明书等对侵权产品的生产销售规模和盈利情况等信息的记载,第三方平台(例如,阿里巴巴、京东商城等线上销售平台,和/或 超市、商城等线下销售平台)统计的侵权产品销售价格和数量等数据,侵权产品所在的行业研究报告对侵权产品的销量、市场份额、销售价格、行业平均利润率、如侵权人与其他企业之间的销售合同、进出货单据等信息的记载,来寻找收集相关证据。
此外,权利人在已提供侵权人所获利益的初步证据的情况下,可以向法院申请调取侵权人所掌握的与专利侵权行为相关的账簿资料证据。
在很多成功获得高额赔偿的案例中,权利人是通过证明被控侵权人因侵权获得的利益而得到法院支持的。
3.3参照该专利许可使用费的倍数
根据最高院相关司法解释,可以参照知识产权许可使用费的合理倍数确定赔偿数额。如果权利人主张这种方式来计算求赔偿,权利人需要提供许可合同、许可费实际支付情况(如转账记录)、许可合同是否实际履行或者备案、以及行业许可的通常标准等证据。
如缺乏相关证据,通常较少考虑此种计算方式。
3.4惩罚性赔偿
针对故意侵犯专利权,情节严重的,法律规定可以按照前面3.1-3.3所述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定惩罚性赔偿。
对于权利人而言,如果能够在侵权诉讼中适用惩罚性赔偿,则不仅会对侵权行为起到更大的震慑作用,而且也可能获得更多的赔偿。权利人在请求适用惩罚性赔偿时,需要提供证据证明被控侵权人在主观上有侵权的故意,以及侵权行为在客观上情节严重。
为此,可收集关于被控侵权人知晓并接触过被侵害专利的证据、侵权持续时间长的证据、侵权范围和规模大的证据等,以用于证明侵权的主观故意和情节严重程度。
3.5 法定赔偿
在权利人损失、侵权人获利和许可费均难以确定的情况下,法院会确定法定赔偿。这是目前大多数专利侵权诉讼案件中法院采用的认定赔偿的方式。法院通常根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素确定给予三万元以上五百万元以下的具体赔偿数额。
因此,权利人如果能够提交相应的证据证明上述因素(例如,被告侵权的主观过错程度、侵权行为的持续时间、侵权规模等),对法院确定赔偿数额也会有显著影响。
3.6 合理支出
专利侵权诉讼中,权利人可以要求索赔其为制止侵权行为所支付的合理维权费用。合理的维权费用可以包括律师费、公证费、差旅费、购买侵权产品的费用、侵权产品检测费、翻译费等。对此,需要提交支付维权费用相应的合同、发票和支付凭证等证据。
权利人应妥善留存相关合同、支付凭证、工作记录等,尽量证实维权支出的客观事实,争取获得法院对维权合理开支最大程度的支持。
四、总结和建议
专利侵权诉讼中,权利人案件的成败取决于其能否提供令人信服的证据以及全面、细致地收集相关信息。为了增加胜诉或获得实质性赔偿的可能性,权利人应遵循以下要点:
1.主动提供证据:权利人必须主动提交充足的证据来证实其主张。这包括证明专利权、所有权和有效性的证据,以及侵权和造成损害的证据,以及特殊情况所需的任何其他有针对性的证据。
2.全面收集:全面、细致地收集证据至关重要。证明侵权的存在、侵权的故意、侵权的范围地域和时间、严重情节等的证据,并在必要时寻求法院调查取证或采取证据保全措施。
3.及时保存:为防止证据灭失和被告质疑,权利人应当认真保存与专利侵权有关的证据,包括适当时对证据进行公证。这确保了法庭证据的可信度和可接受性。
通过全面细致地收集相关证据,权利人可以加强其在专利侵权诉讼中的地位,并提高获得成功结果及为所造成的损失获得充分赔偿的机会。认真准备和出示证据对于在专利侵权诉讼中取得有利结果至关重要。
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