从典型案例看专利侵权案件适用惩罚性赔偿时的认定
近年来,随着对知识产权的不断加强保护,专利侵权纠纷案件也在增多,其中对赔偿额的认定一直是各方关注的问题。特别是2020年的修改后的专利法新增了惩罚性赔偿制度。具体地,《专利法》第七十一条第一款规定:“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失或者侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”。
因此,对于权利人而言,如果能够在侵权诉讼中适用惩罚性赔偿,则不仅会对侵权行为起到更大的震慑作用,而且也可能获得更多的赔偿。那么,惩罚性赔偿的适用条件是什么,应如何让法院支持惩罚性赔偿的主张呢?本文从法律规定出发,结合典型案例探讨专利侵权案件法院在适用惩罚性赔偿时的认定,以给权利人在专利侵权诉讼中就惩罚性赔偿主张的举证提供一些思考。
一、惩罚性赔偿的适用条件
根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第一条的规定:“原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重,请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的,人民法院应当依法审查处理”。
因而,专利侵权诉讼案件中,原告请求适用惩罚性赔偿规定时,不仅需要证明被告在主观上故意侵权,并且还需要证明被告的侵权行为在客观上情节严重。
1、主观故意的认定
根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第三条的规定:
对于侵害知识产权的故意的认定,人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。
对于下列情形,人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意:
(一)被告经原告或者利害关系人通知、警告后,仍继续实施侵权行为的;
(二)被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的;
(三)被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系,且接触过被侵害的知识产权的;
(四)被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商,且接触过被侵害的知识产权的;
(五)被告实施盗版、假冒注册商标行为的;
(六)其他可以认定为故意的情形。
2、情节严重的认定
根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第四条的规定:
对于侵害知识产权情节严重的认定,人民法院应当综合考虑侵权手段、次数,侵权行为的持续时间、地域范围、规模、后果,侵权人在诉讼中的行为等因素。
被告有下列情形的,人民法院可以认定为情节严重:
(一)因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后,再次实施相同或者类似侵权行为;
(二)以侵害知识产权为业;
(三)伪造、毁坏或者隐匿侵权证据;
(四)拒不履行保全裁定;
(五)侵权获利或者权利人受损巨大;
(六)侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康;
(七)其他可以认定为情节严重的情形。
二、案例分析
广州知识产权法院发布2021年度服务和保障科技创新十大典型案例之十:雷盟光电股份有限公司与中山市美高照明有限公司侵害实用新型专利纠纷系列案件【(2020)粤73知民初57号】
基本案情:
雷盟光电股份有限公司(以下简称雷盟公司)是名称为“发光二极管灯泡结构改良”、专利号为ZL201420776830.9实用新型专利的专利权人。雷盟公司曾在(2018)粤73民初200号案件中主张中山市美高照明有限公司(以下简称美高公司)侵害其涉案实用新型专利权,且该案判决已认定美高公司的行为构成侵害专利权并判令美高公司停止制造、销售、许诺销售侵害雷盟公司的涉案专利,赔偿经济损失及维权合理开支共60000元。但美高公司并未主动履行判决且执行法院未发现有可供执行的财产信息,导致执行法院作出(2019)粤20执3号民事裁定终结执行。其后,雷盟公司发现美高公司再次实施涉嫌侵害ZL201420776830.9发光二极管灯泡结构改良实用新型专利权的行为,并提起本案诉讼。
法院经审理认为:鉴于美高公司主观上具有侵害涉案专利权的故意,其不仅拒不履行前案生效判决确定的专利侵权责任,还重复实施侵害涉案专利权的行为,而且,侵权时间长,至今未能举证证实已停止被诉侵权行为,属于侵权情节严重的情形。现雷盟公司主张美高公司的涉案被诉行为属于恶意侵权、应受法律严惩的意见合理,涉案侵权行为应适用惩罚性赔偿。故此,对于雷盟公司要求美高公司赔偿其经济损失和维权合理开支25万元的主张,予以全额支持。
小结:
本案中,被告美高公司在主观上明确知悉涉案专利的技术方案,在前一侵权案件宣判一年多后,原告经公证购买取得的被诉侵权产品仍侵害同一专利权,故可认定美高公司故意实施被诉侵权行为。被告美高公司在客观上不仅拒不履行前案的生效判决,且其制造、销售、许诺销售的被诉侵权产品再次侵害原告的同一专利权,重复实施侵权行为,侵权时间长,满足了情节严重的条件。
三、建议
在目前公布的典型案例中,专利侵权案件适用惩罚性赔偿时对于故意和情节严重的认定主要涉及基于被告不履行或不完全履行在先生效判决、重复实施侵权行为的情形。这不仅为类似情形的案件裁判提供了从探索尝试到实际施行的实践案例,保护了原告合法权益和科技创新,也为当事人就惩罚性赔偿的主张和举证提供了参考和指引。
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