结合案例浅析从技术问题的角度争辩创造性
创造性是授予专利权的必要条件之一。实践中，中国审查员通常按照三步法进行创造性的判断，即先确定最接近的现有技术，再确定发明的区别特征和该发明实际解决的技术问题，最后判断发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。
然而，审查员对创造性的判断是发明完成且递交申请之后做出的判断。以本领域技术人员的假设身份对相关时间点（申请日或优先权日前）从现有技术到本发明是否需要创造性劳动，是否显而易见，来做出主观判断。审查时间往往在申请日或优先权日二至四年后。这种几年后的事后考量，且在发明已经完全陈述与申请文件中的情形下，容易受到审查当时技术发展情况的影响，对发明做出的创造性劳动或非显而易见做出并不恰当的判断。因此实际中，经常遇到审查员在判断创造性时犯“事后诸葛亮”的错误，低估发明技术方案的创造性，导致应授权的专利申请的难于顺利授权。
那么，针对创造性的低估，在此我们结合一专利复审行政诉讼成功案例，浅谈如何从技术问题的角度争辩创造性，以推进专利申请的授权。
一、具体案例——技术问题的确定对创造性判断的影响
我们的案例要求保护一种用于蓬发的装置。在原复审程序中，国家知识产权局（CNIPA）以权利要求不具备创造性为由作出维持驳回的复审决定。复审决定虽然认可权利要求1与对比文件1相比具有区别，但认为对比文件2给了相应的技术启示。其中，审查员认为：基于区别技术特征可以确定，“本申请实际解决的技术问题是当将卷发器具体用于蓬发用途时，如何提供一种比半球形更稳定的烫发形状”；而“对比文件2公开了卷发器中用于接触头发的工作面具有平坦的顶表面这一特征，而平坦顶表面相对于半球形等曲面表面能为头发提供一种更稳定持久的支撑结构是本领域技术人员的普遍认识，即对比文件2中上述‘工作面具有平坦顶表面’这一特征事实上起到了提供一种更稳定持久的烫发形状的作用。因此将对比文件1中的电动卷发器用于蓬发用途时，为了能够烫出更稳定形状的发型，本领域技术人员有动机在现有技术中寻找相应的技术手段来解决该技术问题，而对比文件2给出了将烫发工作面设置为平坦顶表面以解决该技术问题的技术启示，因此本领域技术人员有动机将对比文件2所公开的具有矩形平坦表面的肋状部应用到对比文件1中对其技术方案加以改进，将对比文件1中的每个单独的半球形齿替换为具有平坦顶表面的齿，从而使烫出来的发型更加稳定持久”。
我们认为复审决定对创造性的认定有误，因而向北京知识产权法院（“法院”）提起行政诉讼。最终法院支持了我们的主张，认定权利要求具备创造性，因而判决撤销复审决定。
在该判决中，法院确认，复审决定确定的技术问题“更像是在比较了本申请的‘矩形形状’后得出的结论，属于在了解本申请技术方案后的事后分析”。法院认为，“应当围绕蓬发的效果要求，以及卷发器未能达到的蓬发效果要求来确定技术问题；而如本申请的背景技术中所述，图案易透过上层头皮显露、下层头发支撑不牢固、头发蓬松度、翘起等技术问题是卷发器用作蓬发目的时存在的技术问题”。因此，法院认为我方主张的“将本申请实际解决的技术问题确定为‘提供具有强的支撑基础的更大头发蓬松度的外观，同时尽量减少头发中的可见图案并且不产生不希望的翘起’是合理的”。
此外，法院还认为：“对比文件2虽然公开了横截面为矩形的肋状部，但对比文件2并未给出其凸起的肋状部形状在用作蓬发时能够‘提供具有强的支撑基础的更大头发蓬松度的外观，同时尽量减少头发中的可见图案并且不产生不希望的翘起’的技术启示”。
CNIPA在收到判决后未提起上诉,目前此案已顺利得以授权。
二、启发——从技术问题的角度争辩创造性
由上述案例可见，正是因为审查员采用了事后分析，导致对技术问题的认定有误，且在判断对比文件2是否存在启示时没有考虑正确的技术问题，从而导致低估了权利要求的创造性。
反过来，针对审查员低估创造性的行为，可以考虑在其做出错误认定的点，如前案例的“技术问题”，进行反驳和争辩：
（1）实际解决的技术问题是否正确认定?
在审查中审查员应当客观分析并确定发明实际解决的技术问题。为此，首先应当分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征，然后根据该区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题。从这个意义上说，发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务。【翻译注意：此部分看审查指南相应英文《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节第（2）项】
可见，发明实际解决的技术问题应当根据区别特征在要求保护的发明中所能达到的技术效果来确定。如果审查员直接将技术特征或技术手段本身认定为技术问题，就违背了专利审查指南的相关规定。
由于技术特征或技术手段通常是在了解了发明的技术方案后得知的，如果将技术特征或技术手段本身作为发明实际解决的技术问题的一部分，就会导致在对是否显而易见的判断过程中不再考虑技术问题，而只关注技术手段，从而导致对创造性结论的误判。
例如，上述案例中，审查员所确定的技术问题“如何提供一种比半球形更稳定的烫发形状”，更像是暗示或指引了技术手段本身（即暗示通过形状来实现更稳定），而不是根据区别技术特征实现的技术效果来确定的。事实上，作为一个没有创造能力的普通技术人员，在将对比文件1的卷发器用作蓬发目的时，当其发现蓬发效果不佳时，并不一定只会想到通过改变齿的形状这一条途径进行改进。显然，审查员是看到了专利申请文件之后才受到了启发，属于“事后诸葛亮”。
（2）判断技术启示时是否从实际解决的技术问题出发?
对创造性的判断，应该从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题) 的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。【翻译注意：此部分看审查指南相应英文《专利审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节第（3）项】
可见，在判断现有技术整体上是否存在技术启示时，不仅需要关注该现有技术是否公开技术手段本身，还应从发明实际解决的技术问题出发，考虑相应的技术手段在该现有技术中所起的作用。
如果抛开发明实际解决的技术问题，仅仅在现有技术中寻找与区别特征相似的技术手段，将会导致对是否显而易见的判断与前面两个步骤脱节，从而影响创造性的结论。
很多情况下，审查员所引用的对比文件虽然公开了与区别特征相似的技术手段，却未记载该技术手段在该对比文件中所起的作用，或者所记载的作用与区别特征在要求保护的发明中所起的作用不同。此时应站在本领域技术人员的角度，客观分析对比文件公开的内容，从而确定该技术手段在对比文件中实际所起的作用。如果所引用的对比文件公开的技术手段在该对比文件中所起的作用与区别特征在要求保护的发明中为解决技术问题所起的作用不同，则不应认为该对比文件给出了启示。
三、结语
总体而言，对创造性的判断是一个逻辑推理过程，只有三步法中的每一步均没有问题，才能就创造性问题得出正确结论。而“确定发明实际解决的技术问题”作为承上启下的环节，与第三步是否显而易见的判断密切相关，可能对创造性的判断起到至关重要的作用。
换句话说，在答复创造性问题时，如果能够从审查员做出错误认定的基础点，例如前面案例的“技术问题”，做出反驳与争辩，从而推翻审查员的三步法的逻辑体系，就有可能证明权利要求相对于引用的对比文件具备创造性，从而推进案件的授权。
希望我方的上述分享能够帮助大家在答复创造性问题时拓宽思路，有所助益。关于知识产权保护有任何其他问题，欢迎随时来电详询：010-82732278。