结合涉外定牌加工谈商标的地域属性

涉外定牌加工是一种常见的国际贸易模式，是指中国境内加工企业根据境外委托方的指示，为其生产产品并贴附委托方的境外商标，境内加工企业将全部贴标产品通过海关出口的方式交付境外委托方，再由境外委托方向其支付加工费并在国外市场销售加工产品的贸易方式。由此引发了许多境外商标与中国国内注册商标的纠纷与冲突。

涉外定牌加工贸易中商标侵权问题一直备受国内外关注，但司法实践至今仍未形成统一的审理标准和裁判规则，即使在事实认定一致的基础上，各地法院的判决结果也不尽相同。尽管如此，该类案件审查的焦点问题仍相对集中地体现在这几个方面，即，涉外定牌加工行为是否构成能够起到识别商品来源的商标性使用、是否容易导致混淆、加工方是否尽到合理的注意义务、是否给境内商标权人造成实质性损害、以及商标权的地域保护等。这些焦点问题或单独或组合地反映在具体案件当中，进而影响最终的判决结论。

由于涉外定牌加工行为涉及中国境内商标权人、境外商标权人、境内加工企业、以及在不同地域分别获得保护的注册商标等多个案件要素，本文仅就涉外定牌加工行为中的商标权的地域性保护问题，结合在先案例以及实践中可能存在的其他情况予以简单分析，试图通过在这类案件中灵活运用地域保护原则为维护商标注册人的权益提供一点思考。

一、商标的地域属性在涉外定牌加工纠纷中体现

【案例1】最高人民法院于2015年11月26日作出的2014民提字第38号判决（PRETUL商标案）

墨西哥储伯公司是PRETUL及椭圆图形在墨西哥的商标注册人，商标核定使用在第6类挂锁商品上。储伯公司委托浙江省亚环公司生产挂锁，并授权亚环公司在挂锁上标注储伯公司已经在墨西哥获得注册的PRETUL商标标识。双方约定加工产品全部返销到墨西哥。而莱斯公司在中国享有PRETUL及椭圆图形商标注册专用权，核定使用商品同样为第6类挂锁等。最高院审理后认为此涉外定牌加工行为不构成商标侵权。

【案例2】最高人民法院于2017年12月28日作出的2016最高法民再339号判决（东风商标案）

印尼PTADI公司是“DONGFENG（东风）”商标在印尼的商标注册人，商标核定使用在柴油发动机等商品上。PTADI公司委托江苏常佳公司生产柴油机及柴油机组件，并授权常佳公司在加工产品上贴附“DONGFENG（东风）”商标。双方约定加工产品完全出口至印度尼西亚销售。上海柴油机股份有限公司在中国享有“东风”商标注册专用权，核定使用商品为第7类柴油机等。另外，“东风”商标曾于2000年被认定为驰名商标。最高院审理后认为此涉外定牌加工行为不构成商标侵权。

上述两个案件的案件事实基本一致，经过再审，最高院均认为不构成商标侵权，理由也基本一致，包括（1）中国境内的加工企业根据境外商标权人的委托，在加工产品上贴附境外商标的行为，在中国境内不具有识别商品来源的功能，不属于商标性使用；（2）加工产品全部出口至境外，不进入中国市场流通领域，亦不会造成相关公众对商品来源产生混淆或误认。

结合同一时期其他法院关于该类案件的判决，多数法院在分析涉外定牌加工行为是否构成商标侵权的要素时，对商标地域属性的认定是独立地看待涉外定牌加工中的单一行为（如贴附商标、海关出口）带来的最直接结果，对混淆可能性的认定严格限定在中国境内的流通市场，对于不进入中国市场的涉外定牌加工行为一般不会构成商标侵权。

最高院在短时间内就涉外定牌加工案件作出的不侵权判决，表示涉外定牌加工在中国境内不会产生混淆商品来源的可能性，属于侵犯商标权的除外情形。但是，时隔两年以后，最高院于2019年9月作出的HONDA商标案在认定时又给出了新的结论和理由。

【案例3】最高人民法院于2019年9月作出的（2019）最高法民再138号（HONDA商标案）

缅甸美华公司委托重庆恒胜集团加工一批摩托车散件，并授权恒胜集团在加工生产的产品上使用其已经在缅甸获得注册的“HONDAKIT”商标。双方约定加工产品完全出口至缅甸销售。本田株式会社中国享有HONDA商标专用权，核定使用商品为摩托车等。本案经过一审、二审和再审，最终最高院认定此涉外定牌加工行为构成商标侵权。

最高院在该判决中指出“商标使用行为是一种客观行为，通常包括许多环节，如物理贴附、市场流通等等，是否构成商标法意义上商标的使用应当依据商标法作出整体一致的解释，不应该割裂一个行为而只看某个环节”，而且“相关公众除被诉侵权商品的消费者外，还应该包括与被诉侵权商品的营销密切相关的经营者。被诉侵权商品运输等环节的经营者即存在接触的可能性。而且，随着电子商务和互联网的发展，即使被诉侵权商品出口至国外，亦存在回流国内市场的可能。同时，随着中国经济的不断发展，中国消费者出国旅游和消费的人数众多，对于“贴牌商品”也存在接触和混淆的可能性。”

由此可见最高院在分析该案件中，对于涉外定牌加工行为并没有因贴标行为仅发生在加工企业内部，没有进入中国市场流通领域否认该域外商标可能起到的识别商品来源的作用，也没有因加工产品仅在境外销售，就否认存在混淆的可能性。不仅如此，关于境外委托方的授权使用能否作为不侵权的抗辩事由，最高院还特意强调了商标权的地域属性，认为“商标权作为知识产权，具有地域性，对于没有在中国注册的商标，即使其在外国获得注册，在中国也不享有注册商标专用权，与之相应，中国境内的民事主体所获得的所谓“商标使用授权”，也不属于我国商标法保护的商标合法权利，不能作为不侵犯商标权的抗辩事由。” HONDA商标案的判决显示，在涉外定牌加工案件中，最高院对商标权的地域保护适用了与在先案例不同的规则。具体表现在，不仅模糊了地域属性在认定识别商品来源、混淆可能性中的作用，而且结合地域属性强调了境外商标授权使用在中国无法当然获得保护，加强了对中国境内商标权人的保护。

二、灵活运用商标的地域属性维护中国商标注册人权益
涉外定牌加工行为一般涉及三方当事人，即中国境外商标权人，中国境内加工企业以及中国境内商标权人。如上文所述，涉外定牌加工涉及多个案件要素，我们试图通过下面几种假设情形，分析如何合理地运用商标的地域属性解决涉外定牌加工案件的商标侵权纠纷。

1. 中国境内商标权以正当方式获得注册

正如最高院在HONDA商标案的判决所述，境外委托方的授权使用不能作为不侵犯商标权的抗辩事由，境内加工企业基于域外注册商标获得的所谓“商标使用授权”，并不属于我国商标法保护的商标合法权利，亦不能基于此成功抗辩涉外定牌加工行为不构成商标侵权。基于商标的地域属性，保护在我国境内获得注册的商标权，依法制止发生在中国境内的商标侵权行为（包括在涉外定牌加工的产品上贴附境外商标的行为），是商标权地域属性最直接的体现。

2. 中国境内商标权以正当方式获得注册，且已经具有一定知名度，境外商标权人涉嫌抢注后再委托境内加工企业贴牌生产

我国对于知识产权的保护呈现一种逐渐加强的趋势，针对知识产权的侵权行为，也已经全面建立了惩罚性赔偿规则。在涉外定牌加工案件中，如果境内注册商标已经具有一定知名度，加工企业作为同业竞争者应当承担合理的审查义务。一方面，已经尽到合理的审查义务可以成为不侵权的有效抗辩理由，或者免除或减轻善意加工企业的赔偿责任，更重要的是，强化商标地域性的作用，要求境内加工企业承担合理审查义务可以间接规制境外委托方抢注我国商标的行为，防止境外主体侵权行为转移至中国境内，督促各方主体遵守商标法规定的诚实信用原则。

3. 中国境内商标权以非正当方式获得注册，例如抢注境外商标

如果我国境内的商标注册存在恶意，则本质上寻求保护的权利基础是存在瑕疵的，这种情况下应当注重对境内加工企业、国际贸易以及真正商标权利人的保护，即使真正的商标权利人并非中国企业，其商标也没有在中国境内获得保护。而且，如果国内商标权人通过恶意诉讼给境内加工企业造成损害的，应当承担赔偿责任。。

综上所述，随着全球经济一体化发展不断加深，中国市场与全球市场愈发联系紧密，各国客户为了保护自己的商标权，在中国注册商标是非常有必要的。从最高院对涉外定牌加工案件审理的态度变化可知，各国客户即使暂时不进入中国市场，但是对于竞争对手可能在中国定牌加工生产侵权产品的情况，由于商标的地域属性，只有在中国注册商标后权益才能得到妥善的保护。

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