从HONDAKIT案看“定牌加工”中的商标侵权行为认定
近十年来，中国一直是世界上最大的制造商，而大部分制造业以出口定牌加工产品为主。数以千计的中国厂商制造、生产、加工定牌加工产品，并将产品交由外国采购方销售。典型的外国采购方包括拥有或可合法使用外国品牌商标的海外制造商、经销商或零售商。过去，中国法院通常将仅用于出口的定牌加工行为视为《中华人民共和国商标法》上的非侵权行为。 然而，中国最高人民法院就本田技研工业株式会社与重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司之间的商标纠纷做出的终审判决则让我们感受到审判尺度上的变化。判决中责令被告立即停止侵犯本田商标的行为，并赔偿本田公司30万元经济损失。这一决定似乎标志着一个新时代的到来，最高人民法院根据《商标法》，将不再允许对定牌加工商品出口中的商标侵权行为给予特殊豁免。
定牌加工商业模式
定牌加工通常遵循一种特定的商业模式，即外国采购方拥有某一商标或在中国以外的司法管辖区拥有使用该商标的合法权利。而由中国定牌加工企业在中国制造商品，并在商品上贴上商标。这可能包括出口前在货物上贴上标识、标志或商标的行为。通常，货物不会直接在制造或加工国的市场上销售。相反，一经制造货物即由中国定牌加工企业交付给外国采购方，而中国定牌加工企业并不直接销售、营销或推销货物。
在实践中，中国法院通常将此商业模式视为委托加工模式，其包含以下要素:
• 制造行为由在中国境外拥有商标的外国采购方委托进行；
• 货物上粘贴的商标由外国采购方提供；
• 中国定牌加工企业依据外国采购方的要求生产货物并贴上商标；
• 货物被交付给外国采购方，而不是在中国国内市场销售。
由于承接定牌加工的企业不是商标在制造国的权利持有人，仅从其他司法辖区获得使用许可，在这种情况下，如果在中国有另一实体持有该商标或近似商标，则可能引发纠纷。
最高院以往对定牌加工中的侵权行为的态度
最高人民法院对本田案的判决表明，定牌加工企业未经商标所有权人授权在中国贴标的行为将构成商标侵权。此立场明显与最高院之前的态度相背离。此前，商标所有人以“生产或加工的商品未经授权使用了商标所有人的标志或标识”为由对中国定牌加工企业提起的商标侵权诉讼，均被最高院驳回。在“PRETUL”案((2014)民提字第38号)中，最高院认定，在中国地区按定牌加工商业模式开展的活动仅仅是商标的“物理依附”。由于“物理依附”本身没有识别货物来源的功能，因此它没有“使用商标”。在该案下，法院只关注“物理依附”部分；根据《商标法》，单独评价“物理依附”行为，通常不构成“商标使用”。
本案背景: 本田技研工业株式会社诉重庆恒胜鑫泰贸易有限公司、重庆恒胜集团有限公司(2019年)最高法民再138号案(本田案)
本田技研工业株式会社是一家专注于摩托车等产品生产的大型跨国企业，拥有注册号为314940的 “HONDA”商标、注册号为1198975的“H及图”商标和注册号为503699的“HONDA及图”商标，相关商标均在国家工商行政管理局商标局核准注册。
2016年6月，昆明海关下属的瑞丽中国海关查获了贴有“HONDAKIT”商标的出境摩托车，该批摩托车由美华公司授权重庆恒胜集团生产制造，由恒胜鑫泰公司（恒胜集团旗下子公司）进行出口申报。
2016年9月，本田诉称这两家公司侵犯了其商标权，向云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院提起诉讼。本田诉请被告停止侵权行为并赔偿其经济损失300万元。被告辩称，美华公司授权他们制造相关产品并使用HONDAKIT商标，其行为不构成侵权。
法院认为，两名被告在生产本田摩托车（涉案产品）部件时，在摩托车引擎盖、发动机罩和铭牌上使用HONDAKIT及图商标，相关行为侵犯了原告的商标权。因此，法院作出一审判决，责令两被告立即停止侵权行为，并连带赔偿原告经济损失30万元。
2017年，重庆恒胜集团和恒胜鑫泰公司向云南省高级人民法院提起上诉，要求法院撤销一审判决，驳回本田诉讼请求。两名被告辩称，本案涉及的产品均计划出口至缅甸，并未进入中国市场，应不构成侵权。
听证会后，上诉法院认定两名被告没有侵犯本田公司的商标权专用权，撤销了一审判决。
本田公司不服二审判决，向最高人民法院提起上诉。
判决
最高人民法院在其判决中认定，涉案产品属于定牌加工，尽管运往海外市场，但仍有可能回流至中国市场。随着中国经济的增长，越来越多的中国消费者倾向于进行境外旅游，这样他们就有机会接触到这些定牌加工的产品，并对它们的原产地产生疑惑。在这方面，一审法院已明确查明了事实，因此最高人民法院撤销了二审判决，并在终审判决中维持一审判决，责令两名被告停止侵权行为，支付本田公司30万元损害赔偿金。
在HONDAKIT案中，与“PRETUL”的判决相反，法院认定定牌加工商业模式应包含生产环节中所有活动（如物理依附、运输、市场流通等）。法院进一步解释，定牌加工行为必须作为一个整体来看待，不能孤立地看待任一环节。法院现在非常重视在定牌加工商业模式下开展的活动是否会招致消费者对“商品来源”的误认或混淆。只要生产环节中出现这样的可能性中，就应认定为“商标使用”。
扩大的“相关公众”定义
在“PRETUL”案中，法院主要关注商品的目的地和最终市场。法院解释说，由于相关产品不会在中国市场销售，该商标不会在相关中国消费者中造成商品来源的混淆。
最高人民法院在HONDAKIT案的审查过程中，重点关注了定牌加工商业模式下的出口行为是否 有造成混淆的可能。特别值得注意的是，最高院首次定义了“相关公众”的概念，认为“相关公众”包括任何可能接触定牌加工的出口产品的人。这就包括:
• 中国大陆的终端消费者，他们可以通过电子商务平台购买商品，从而使购买的商品回到中国大陆；和
• 与相关产品/服务营销密切相关的经营者，包括接触侵权商品的经营者。
这标志着最高院对“相关公众”范围的解释进一步扩大，不仅包括消费者，还包括与侵权产品密切相关和可能有接触的经营者（即运输经营者）。法院甚至考虑了将产品转售回国内市场的情况，以及这种情况造成混乱的可能性。也就是说，最高院首次将全部可能接触侵权商品的经营者和消费者纳入“相关公众”范畴。最高人民法院在考虑中国消费者可能的获得贴有HONDAKIT商标产品的途径后，认为HONDAKIT商标专用权因在220辆出口至缅甸的摩托车零部件上使用而遭受侵犯。
最高院在确定定牌加工商业情景下是否存在“商标使用”时采用了更严格的标准。只要有可能确定货物的来源，并有可能造成相关公众的混淆，就构成《商标法》上的“商标使用”行为。
结论
根据最高院对HONDAKIT案的判决，商标所有权人现在似乎可以通过提起商标侵权诉讼，扩大其商标保护范围，防止定牌加工产品在中国生产并出口到其他国家。依据本案下最高院对定牌加工商业情景下“相关公众”的严格解释，未来所有该模式下的贴标行为，即将注册商标贴在与该商标指向的商品相同或相似的商品上的行为，都可能构成商标侵权。然而，这一先例仅是个开始，最高人民法院表明其判决是严格基于本案案件事实作出的。尽管这一判决对中国商标侵权案件中如何判定“混淆的可能”具有开创性的意义，但未来此先例能否具有持久的影响力，还需要最高院和中国法院在司法实践中给出指导性意见。
对于商标所有权人的保护越周全，定牌加工企业的生产风险则越高。为了规避这一风险，签署“代加工”协议前，一定要核实贴牌是否与国内的注册商标雷同或近似；或者，确认该外国采购方是否已同时获得了相关商标的大陆权利人的授权和使用许可。如此可在一定程度上降低侵权的可能性。
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