商标共存制度的实践探索

商标共存情形指，通常在遵守诚信原则基础上，在同一地域范围内，多个企业在其各自不同的产品或服务上使用近似商标。这是一种商标使用的特殊情形。

商标共存，在如美国，德国，英国，日本的一些地区，是被允许的或者是作为认定混淆可能性的诸多因素之一。通过签署商标共存协议，一家企业可以不受另一企业在先近似商标的限制，在不同的产品上继续使用其商标；同时这也是避免商标纠纷或商标侵权的一种主动手段。

然而，中国现行法律对商标共存问题并没有明确涉及。现行商标法第30条（对应2011年12月到2014年4月施行的商标法第二次修正的第28条）规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。”

针对这一个法条，国务院工商行政管理总局商标局、商标评审委员会（商评委）和法院体系有不同的理解，并采取了不同的审查审判标准。本文将通过我所代理的一个案例进行详细阐述。

2011年7月，我方客户向商标局提交注册申请，希望该国际商标申请可以通过马德里条约在中国得到延伸保护。该商标是由六个字母组成的纯文字商标，其指定商品包括陆地交通工具的马达和引擎的冷却装置（第7类）和热交换设备（第11类）。商标局于2012年1月引证五个在先注册的商标作为近似商标，从而驳回了客户的商标申请。商标局引证的所有商标均包含用于我客户商标的至少前五个字母，其中部分引证商标还包含了其它元素。这些引证商标指定的商品包括泵、龙头、保温盒、农业机械、机械工具、火炉以及太阳能热水器。

我方不服驳回，向商评委提出了复审申请，并指出引证商标与我方客户的商标申请外形并不十分相似，所指定的商品也不相同；客户的商标申请体现了它的商号，并已在中国和全球市场使用多年，获得了消费者的认可。然而商评委经审理认为：商标局所引证的五个商标中有三个与我方客户的商标申请所指定的商品不同，我方客户商标的申请注册不会造成消费者的混淆，然而另有两个引证商标与客户商标申请在外观和指定的商品上类似，故仍然于2013年11月驳回了我方的注册申请。

商评委的决定未能使我们的客户满意，因此我们决定向北京第一中级人民法院（一中院）提交针对这一驳回的行政诉讼。鉴于商评委引证商标的指定商品为机械，机床和零件（第7类），且引证商标仅由我方客户商标中前五个字母组成，且字母均为大写并使用不同字体，在讨论案件的解决方案时，我们提出可以尝试通过签订共存协议的方式，规避相似和混淆的问题。

在征得客户同意后，我们与引用商标的注册者的代理机构取得了联系，甚至与其中一个注册者进行了直接接触，终于成功与使用在第7类商品上的引证商标注册者的达成商标共存协议，并且在审理前向一中院提交共存协议作为证据。然而经过审理，一中院支持了商评委对客户商标与引用商标构成近似商标的决定。一中院认为即使使用在第7类商品上的引证商标的所有者已签署书面协议允许双方商标在中国市场的使用，一旦核准注册，我方客户的商标仍有可能引起消费者的混淆和公众对商品的来源的误认，不利于公众利益。因此，达成商标共存协议不能成为允许商标注册受到保护的原因。

我方不服，并于2014年12月向北京市高级人民法院（高院）提起上诉，同时指出一审法院并未在判决中明确说明为什么我方客户的商标注册会损害普通消费者利益。我们也查找并提交了先前的案例，在这些案例中商标共存协议的适用均被用来证明两个相似商标在不同指定商品上的使用不会引起消费者混淆，故此我们请求法院对本案使用相同的审判标准。高院于2015年3月做出判决，判定撤销一中院的判决和商评委的驳回决定，并责令商评委重新考虑客户商标注册的申请。

高院在判决中写明商标法关于近似商标的规定的目的不仅是为了防止公众产生混淆和误认，也是为了避免由于使用两个相似注册商标的专有权的冲突。该判决同时为商标共存协议可作为排除认定“混淆可能性”的有效证据提供了重要理由和依据：

第一，              商标共存协议是由对相似商标具有直接利益的商标使用方——在先商标的所有者和在后商标的申请者签订的；

第二，              商标权是公民基于自治原则拥有的财产权利，商标所有权人有权依个人意愿处分自己的财产，除非该处分涉及到重大公共利益。商标共存协议是在先商标权人和在后商标申请者在磋商的基础上达成的，在先商标权人声明允许在后商标在相同或类似商品上共存使用，这反映了在先商标权人对其财产的处分意图；

第三，              商标法的立法意图是保护消费者的权益，以及商标权人的合法权益。仅当有证据充分证明商标共存协议侵犯了广大消费者的权利时，在先商标权人的处分行为才是无效的。

因此，鉴于引证商标的权利人已清楚了解并认可了我方客户的在后申请，核准在后商标申请在第7类商品上的注册不应存在“相似性”上的障碍。

以此案例可知，高院对商标共存协议采取更为开放的态度。它的判决和解释更多是基于立法的原因和目的进行考量的。

事实上，司法系统对引入和使用商标共存这一概念已经做出了多年的努力。2010年12月最高人民法院最终审理的法国拉科斯特股份公司LACOSTE和新加坡鳄鱼国际机构私人有限公司CARTELO的近似商标之争，是中国大陆境内关于商标共存的第一案。该案的判决被视作司法体系开始认可商标共存第一步。该案也获得了广泛关注并被选为2010年知识产权司法保护十大案例定[i]之一，由最高人民法院向法院系统和公众公布。它为各级人民法院如何判断此类案例给出指引，并发挥了巨大的影响。自此之后有50个关于商标共存协议的案例在不同的法院得到了审理审判，其中大部分是针对商评委决定的行政诉讼。

于此同时，商评委在过去几年中，也对如何审查商标共存协议的事项予以密切关注。2007年的第24届商评委委员会议[ii]中曾对该课题进行讨论，并针对商标局以近似为由驳回商标注册申请而后申请者向商评委提请驳回复审时提供商标共存协议的情形给出了不同的处理方案：

商评委认为完全忽视共存协议是不合理的。然而商评委坚持认为，根据商标法第28条（现行第30条）的立法目的以及整个商标法的保护目的，应当首先考虑保护消费者的利益。总的来说，商评委认为在决定是否允许共存时还应考虑双方商标整体上是否能够为消费者区分，共存是否容易造成消费者混淆。具体需要考虑的因素包括：

第一，              双方商标使用商品的类似程度、双方商标的近似程度及各自的知名度。双方商标使用商品虽然在《类似商品或者服务区分表》的同一类似群组但类似程度较低， 双方商标文字、图形或者其他组成部分存在近似之处，依照通常的审查标准，应当判定为近似商标，但是双方商标在整体上能够为消费者所区分的，可以允许共存， 核准申请商标注册。反之，如果双方商标使用商品为同一种商品，或者是关联程度密切的类似商品，而双方商标文字、图形或者其他组成部分近似程度较高，消费者 难以区分，则不允许共存，对申请商标仍予以驳回。

第二，              双方商标的知名度。如果引证商标知名度较高，核准申请商标注册和使用容易造成消费者混淆的，对申请商标予以驳回。如果申请商标已经实际使用并且具有一定知名度，该商标与引证商标虽然存在近似之处，但消费者能够将其与引证商标相区分的，可以核准申请商标注册。

在该判断标准设立的之后几年，商评委一直采取较为保守的态度，即大部分情况下认为商标共存协议仅是附属证据不是决定因素，不作为必然考虑。但是从最近的实践中，尤其从2014年开始，我们开始观察到一些商标申请在提交共存协议后获得了核准注册。除此之外，新的商标评审规则[iii]（2014年6月施行）在第8条中加入“在商标评审期间，当事人有权依法处分自己的商标权和与商标评审有关的权利。在不损害社会公共利益、第三方权利的前提下，当事人之间可以自行或者经调解以书面方式达成和解。”此项修改可以被看做是商评委开始准备接纳商标共存体制的积极迹象。

最后，关于此类商标申请在商标局的实践：商标注册申请的审查采用了相对简单直接的方式。共存协议的存在不会改变商标法对相似性判定的考虑因素。商标局的审查员可以但不强制考虑此类补充文件，一般他们更倾向于不考虑。故此，商标局的审查员在实际操作中，通常还是会基于在先商标和在后商标申请近似性，驳回在后申请。相应地，在通常的实践中，共存协议不会随注册申请文件递交，而是在向商评委递交驳回复审申请时或在随后的法院行政诉讼中使用。

综上， 当商标被商标局以近似理由驳回时，如果该商标申请与在先商标高度相似但是所指定使用的商品不同，在后商标申请人迫切想使其商标在中国得到保护，申请人可以尝试与在先商标的所有者达成商标共存协议。基于该共存协议，申请人可以向商评委提出复审，或者进而向法院提请行政诉讼，以争取为该商标申请获得注册的机会。一般商评委仅会在在先商标和在后商标申请在整体上近似程度低的情形下考虑该共存协议；而法院通常倾向于更开放的操作，比如两商标在文字、形式、其他组成部分和指定商品高度类似的情形下，对共存协议予以考虑。