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專利權人在專利無效程序中的支出一般不屬於專利侵權案件中的維權合理開支
2024-12-10

侵害專利權糾紛案件中,專利權人請求將涉案專利權無效宣告程序中產生的費用列為維權合理開支的,一般不予支持。
在上訴人遼寧某公司與被上訴人丹陽某公司、原審被告南通某公司侵害發明專利權糾紛案中,涉及專利權人為丹陽某公司的發明專利(以下簡稱涉案專利)。
丹陽某公司主張由遼寧某公司製造並銷售、南通某公司銷售的涉案產品侵害其專利權,故向一審法院提起訴訟,請求判令遼寧某公司停止侵害,並賠償丹陽某公司經濟損失和維權合理開支;請求判令南通某公司停止侵害並就上述賠償承擔連帶責任。
一審法院認為,被訴侵權產品落入了涉案專利權保護範圍,構成侵權,判令遼寧某公司停止生產、銷售被訴侵權產品並賠償丹陽某公司經濟損失40萬元,維權合理開支11萬元(包括丹陽某電器公司專利無效程序中為維護專利有效而支出的10萬元與本案中的1萬元維權合理開支);判令南通某公司停止使用被訴侵權產品。
遼寧某公司不服,向最高人民法院提起上訴,主張被訴侵權產品並未落入涉案專利權保護範圍,一審認定賠償數額過高。
最高人民法院於2022年12月5日判決維持一審關於遼寧某公司停止侵害、賠償40萬元經濟損失的判項,改判遼寧某公司向丹陽某公司支付維權合理開支2萬元。
最高人民法院二審認為,一審判決對於專利權人在訴訟程序的合理維權開支認定有誤。
首先,基於現行專利授權、確權審查製度的有限性,一項專利權在授權時未必能被發現全部不符合專利法規定的情形,因此專利法第四十五條規定:“自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起,任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規定的,可以請求專利複審委員會宣告該專利權無效。”
其次,專利權人依法享有自己實施、許可或禁止他人實施其專利的權利,並因該權利獲得或者可以預期獲得相應的經濟利益。為維護該經濟利益,專利法規定了其應當繳納專利年費,這是維持其專利權存續的必要支出,對於專利權人因他人對其專利權提起無效而支出的包括代理費在內的必要費用,亦屬於維持專利權存續的必要支出。
再次,任何單位或者個人均有權宣告專利權無效,專利權人並不能據此要求提起無效宣告的單位或者個人支付專利權人為維護專利權有效而支出的必要費用,而在專利侵權程序中的被控侵權方亦是前述規定的任何單位或個人其中的一員,並無區別。
最後,專利法第六十五條第一款規定:“……賠償數額還應當包括權利人為製止侵權行為所支付的合理開支。”據此可知,合理開支的產生係因製止違法侵權行為而產生的費用。專利無效宣告請求係請求人的正當權利行使,不屬於導致專利權人產生維權費用的非法行為,提起無效宣告是被控侵權方對抗專利權人提起的侵害專利權訴訟的合法手段。
因此,不能因為被訴侵權人提起專利無效而要求其在民事訴訟程序中支付專利權人在無效程序中支出的相關費用。
同時,侵害專利權糾紛訴訟程序和專利權無效宣告程序為兩個不同的程序,雖然具有一定相關性,但不宜將專利權無效宣告程序中當事人支出的費用在侵害專利權糾紛訴訟程序中作為合理開支一並予以支持。
綜上所述,專利權人在侵害專利權糾紛訴訟程序中支出的維權合理開支,一般應為該侵害專利權糾紛訴訟程序中專利權人為製止被訴侵權人的違法行為直接產生的相關費用。對於相關專利權無效宣告程序中產生的費用,無論無效宣告請求人是否為被訴侵權人,一般均不屬於專利權人的維權合理開支的範圍。
——(2022)最高法知民終1165號

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