探討專利無效宣告程序中對專利文件的修改

專利權人在獲得專利授權後，在專利的保護和維權之中，常常會遇到專利權被挑戰，被提出無效宣告請求的情況。而在專利無效宣告程序中，有時專利權人可能需要對專利文件進行修改，來調整專利權利要求的範圍，或避免可能被無效的風險。可見，無效宣告程序中對專利文件的修改，既要能達到適當調整範圍更有利於專利保護，又要使修改方案可被順利接受，以避免不修改或不當修改而導致相關權利要求被無效的風險。此外在無效程序之後救濟的行政訴訟中，權利要求是不能再做修改的。因此在專利無效宣告程序中，在權利要求需要修改時，如何進行修改，很值得專利權人重視。

下麵將對專利無效程序中專利文件修改的相關要求進行總結，並結合最高人民法院的一些典型案例進行進一步探討。

一、無效宣告程序對修改專利文件所設的要求

1、專利文件修改的基本要求
中國專利製度對專利文件的修改有非常嚴格的要求。在專利申請程序，對申請文件進行修改，必須滿足修改不得超出原說明書（包括附圖）和權利要求書記載的範圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍。
而無效宣告程序，對修改的要求更為嚴格。對發明專利和實用新型專利，對權利要求書的修改不得擴大原專利的保護範圍，且不得修改說明書和附圖。外觀設計專利文件是無法修改的。

2、無效程序對專利文件修改更詳細的要求
原則上，對專利權利要求書的修改，基本限於針對無效宣告理由或者合議組指出的缺陷進行修改，並且修改必須滿足四個更詳細的要求：(i) 不得改變原權利要求的主題名稱；(ii) 與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護範圍；(iii) 不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍；(iv) 一般不得增加未包含在授權的權利要求書中的技術特征。
此外，專利審查指南還提到，修改的方式“一般限於”權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。
刪除權利要求，是可以從權利要求書中去掉某項或者某幾項權利要求。無論是獨立權利要求或是從屬權利要求，都是可以刪除的。刪除技術方案，是可以從一項權利要求中並列的兩種以上的技術方案中，刪除一種或者一種以上技術方案。進一步限定權利要求，是在權利要求中加入其他權利要求中所記載的一個或者多個技術特征，以縮小其保護範圍。

二、從案例探討無效宣告程序中對專利權利要求的修改
針對無效宣告程序對修改專利文件所設定的上述要求，實踐中如何理解，經常會遇到質疑或爭議。下麵將結合些案例對幾個常見問題進行探討。

1、專利審查指南中所列的修改方式是否為窮舉
在實踐中對專利權利要求的修改不應理解為窮舉為上文的方式。最高人民法院在判例中確認，專利審查指南中所列的這幾種修改方式本身並非判斷修改方式是否合法的唯一裁量依據。
在（2020）最高法知行終246號專利無效行政糾紛案中，專利權人在無效程序，在權利要求2、3、4的附加技術特征不變的情況下，改變了從屬權利要求4的引用關係，由“引用權利要求3”改為“引用權利要求2”。國家知識產權局接受了該修改。
然而一審法院不接受此修改，認為修改後的權利要求4相當於刪除了原權利要求3中“所述第二檢測器位於第一檢測器和輻射源之間”的技術特征限定，導致該從屬權利要求的保護範圍變大。
最高人民法院並不認可一審法院的上述觀點，指出：對於實踐中新出現的修改方式，司法與行政部門及社會公眾理應保持適度容忍，對於增加任何新的法律原則以跨越修改實質而直接限製或禁止某種具體修改方式的司法理念則應保持足夠審慎與克製。
最高人民法院認為，審查指南對無效程序中如何修改權利要求列舉了幾種具體的修改方式，但該列舉式表述內容僅是行政部門根據無效申請與審查實踐總結提煉出的常見修改方式。盡管該列舉式規定有助於協同專利權人、無效申請人與行政部門之間的行為模式並提升三者間的互動效率，但該規定本身並非判斷修改方式是否合法的唯一裁量依據，且審查指南中“一般限於”的表述也不應作絕對排除其他修改方式的理解。

2、權利要求修改是否擴大原專利保護範圍的比對基準
權利要求修改是否擴大了原專利保護的範圍，應當將修改後的獨立權利要求與原專利保護範圍最大的獨立權利要求進行比較，而非與原專利保護範圍較小的從屬權利要求進行比較。對此最高院在判例中確認並給出了法理考量。
在（2019）最高法知行終19號專利無效行政糾紛案中，專利權人在無效程序中將從屬權利要求2和20的附加技術特征加入到權利要求1中。
國家知識產權局未接受專利權人的修改，理由是：授權權利要求20引用權利要求19，而權利要求19進一步引用權利要求18，當授權權利要求18引用從屬於權利要求1的權利要求2時，權利要求20的技術方案應當包括權利要求1、2、18、19、20的全部技術特征；而修改的權利要求1並未包含授權權利要求18、19的特征，因此不符合相關規定。
一審法院也同意國知局觀點，不接受上述修改；認為修改後的權利要求1對權利要求19中元素的具體含量範圍並無限定，故擴大了原專利的保護範圍。
最高人民法院則認為該修改應予接受，並指出，當權利要求的修改係將從屬權利要求的全部或部分附加技術特征補入其所引用的獨立權利要求時，判斷修改後的獨立權利要求是否擴大了原專利的保護範圍，應以作為修改對象的原專利的獨立權利要求的保護範圍為基準，而非以該附加技術特征所屬的原權利要求的保護範圍為基準。
最高院給出了接受修改的法理考量：專利授權後對社會公眾具有公示作用，社會公眾的信賴利益通常建立在保護範圍最大的獨立權利要求上，並據此預測和評價自身行為的合法性。將從屬權利要求的附加技術特征加入到獨立權利要求中，係對獨立權利要求的進一步限定，並未擴大原獨立權利要求的保護範圍，相反還會縮小原獨立權利要求的保護範圍。在此基礎上，不會損害原專利的公示效力，也不會損害社會公眾基於原專利而產生的信賴利益。

3、專利無效程序中權利要求修改的回應性要求
最高院在判例中支持了無效程序對權利要求的修改應當以回應無效宣告理由為限，並認為以克服無效宣告理由所指缺陷為名，而行優化權利要求撰寫之實的修改，即非回應性的修改，因其不符合專利確權程序的製度定位，可以不予接受。
在（2021）最高法知行終556號專利無效行政糾紛案中，專利權人在無效程序中形成多項新的獨立權利要求：
-- 修改後的權利要求1係在原權利要求1的基礎上增加其從屬權利要求2、4、6、7的附加技術特征；
-- 修改後的權利要求4係在原權利要求1的基礎上增加其從屬權利要求3（引用原權利要求1）的附加技術特征；
-- 修改的權利要求5係在原權利要求9的基礎上增加其從屬權利要求11、12、14的附加技術特征；
-- 修改的權利要求7係在原權利要求9的基礎上增加其從屬權利要求13（引用原權利要求9）的附加技術特征；
-- 修改後的權利要求11係將引用“權利要求1或9”的原獨立權利要求15改為引用“權利要求1、4、5或7”並在此基礎上增加其從屬權利要求16、17、20的附加技術特征。
國家知識產權局認為，修改後的權利要求1、5符合相關規定；但不接受修改後的權利要求4、7、11，理由是：原權利要求1在經過進一步限定式的修改之後，已經成為一項技術特征增多、保護範圍縮小的新權利要求1，此時原權利要求1已經不再存在，因此新權利要求4的修改不再被接受。修改後的權利要求7、11存在同樣的缺陷，因此同樣不被接受。
一審法院affirm國家知識產權局的上述結論，並認為：若允許修改後的權利要求1、4同時存在，相當於一項獨立權利要求同時變為多項獨立權利要求，則擴大了原權利要求的保護範圍，不符合相關規定。基於相同的理由，修改後的權利要求7、11亦不應被接受。
最高人民法院給出了不同意見，認為，修改後的權利要求4、7應予接受，但權利要求11不應被接受。理由是：(i) 修改後的權利要求4、7即為原權利要求3、13，並非經過修改而形成的新的權利要求，其是當然的審查基礎，不存在因所謂修改而不能被接受的問題; (ii) 根據專利確權程序中的權利要求修改應當以回應無效宣告理由為限的審查理念，國家知識產權局對修改後的權利要求11的處理並無不妥。
最高院還指出，專利確權程序是在權利要求已獲授權後因被他人提起無效宣告請求，依據無效宣告理由檢驗授權正當性的程序。其既非授權正當性的全麵複查程序，又非權利要求撰寫的優化程序。故對於專利確權程序中的權利要求修改，一般應當以回應無效宣告理由（包括針對無效宣告請求人提出的無效宣告理由或者補充的證據和國家知識產權局引入的無效宣告請求人未提及的無效宣告理由或者證據）為限。
否則，不難設想，一旦非回應性修改可以被接受，則專利確權程序勢必異化為授權後額外獲取優化權利要求撰寫機會的工具。如此既不利於從撰寫之初、授權之始即提高質量，也不利於無效宣告請求程序真正作用的發揮，還會引發專利授權後包括相關利益攸關方在內的社會公眾利益的失衡。故對於非回應性修改，即便其未超出所謂“信息範圍”（即，專利授權程序中的權利要求修改不得超出原說明書和權利要求書所公開的發明創造的全部信息範圍）和“保護範圍”（即，專利確權程序中權利要求的修改還不得超出原專利的保護範圍）且屬於專利審查指南所允許的修改方式，也可以不予接受。例如，權利要求的修改缺乏與修改相對應的無效宣告請求和理由的，一般可以不必再審查其修改範圍和修改方式，徑行不予接受。又如，在同一行政審查程序中，針對一項權利要求的無效宣告理由已通過對該權利要求的修改給予了回應，且修改後的權利要求已被接受時，對該原權利要求的另行修改及相應獲得的更多新權利要求，因一般已不再具有回應對象，故可不予接受。
值得注意的是，專利確權程序中，未經修改的權利要求是當然的審查基礎，其不構成對於權利要求修改的法定或者其他限製的評價對象，故確認審查基礎時，應當首先明確有關權利要求是原權利要求還是經修改形成的新權利要求。對於權利要求修改與否，應當作實質審查，以修改前後的權利要求保護範圍是否發生實質變化為基本依據。一般而言，單純的權利要求序號變化、從屬權利要求和獨立權利要求撰寫方式的簡單轉換、含有並列技術方案權利要求的簡單拆分等不實質影響保護範圍的撰寫調整，不構成對權利要求的修改。

4、專利無效程序中“進一步限定”式修改的審查
在前述案例3中，最高人民法院還指出：判斷某一權利要求的修改方式是否屬於“進一步限定”時，國家知識產權局僅需審查：（1）修改後的權利要求是否完整包含了被修改的權利要求的所有技術特征；（2）修改後的權利要求相比被修改的權利要求是否新增了技術特征；以及（3）新增的技術特征是否均源於其他原權利要求。

5、專利無效程序中僅修改從屬權利要求應否接受
實踐中對專利文件的修改不應僅限於審查指南所列的幾種修改方式，不應排除其他修改方式，對此最高院在判例中給予了支持。
在（2021）最高法知行終548號專利無效行政糾紛案中，專利權人在未修改獨立權利要求1的情況下，將從屬權利要求的技術特征組合成新的從屬權利要求。
國家知識產權對此不予接受，認為，對“權利要求的進一步限定”的規定，明確了“限定”的行為是在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或多個技術特征，也明確了“限定”的結果是“縮小保護範圍”。而“縮小保護範圍”是針對該被修改的權利要求書的原保護範圍而言，以縮小後的保護範圍替換此前較大的保護範圍。專利權人未對原獨立權利要求做出任何限定，原獨立權利要求在修改之後仍保留，沒有體現“縮小保護範圍”的要求，因此這種修改方式不屬於“對權利要求的進一步限定”。
對此，一審法院和最高人民法院不予認可，均認為專利權人所作的修改應予接受。本案中，專利權人雖然對從屬權利要求作出了修改，但並未對保護範圍最大的獨立權利要求 1 進行修改，因而並未擴大本專利的保護範圍。而且，上述從屬權利要求修改後增加的技術方案，屬於本領域技術人員在閱讀本專利說明書後，能夠從說明書中明確推導出來的技術方案。綜上，本專利權利要求的修改並未擴大本專利的保護範圍，亦未超出原說明書和權利要求書記載的範圍。專利權人的修改文本應予接受。
最高院指出，對於“權利要求的進一步限定”修改方式所作規定並未明確要求必須是針對獨立權利要求進行的限定。而且，雖然無效程序中對權利要求的修改方式一般限於權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正，但並未完全排除存在其他修改方式的可能性。
無效程序中，修改方式作為手段，應當著眼於實現對權利要求書的修改滿足不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍以及不得擴大原專利的保護範圍兩大法律標準的立法目的，兼顧行政審查行為的效率與公平保護專利權人的貢獻，而不宜對具體修改方式作出過於嚴格的限製，否則將使得對修改方式的限製純粹成為對專利權人權利要求撰寫不當的懲罰。本案中，專利權人的修改方式，係在從屬權利要求中補入其他從屬權利要求的特征從而增加新的從屬權利要求，該種修改方式屬於對權利要求的進一步限定。

三、總結及建議
從前文的修改要求和案例可以看出，無效程序中對專利文件的修改還是有嚴格要求的，例如，隻能對發明或新型專利的權利要求書進行修改；修改不僅不能超範圍，且不得擴大原專利的保護範圍，即不得擴大以作為修改對象的原專利的獨立權利要求的保護範圍；修改一般應當以回應無效理由或者合議組指出的缺陷為限，非回應性的修改有可能不予接受。前文所列一般對權利要求修改的幾種方式，並未完全排除存在其他修改方式的可能性。在無效程序中，在滿足不超出原說明書和權利要求書記載的範圍以及不擴大原專利的保護範圍兩大法律標準的前提下，專利權人仍可以嚐試對權利要求書采取其他修改方式，以爭取最大可能地保護其權益。

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