知識產權新聞 法規進展 文章 案例學習 相關鏈接
專利默示許可的認定
2024-09-27

專利權人主動向被訴侵權人提供並意圖使其實施專利技術方案,但未披露其專利權,直至被訴侵權人實施完畢方才請求侵權救濟,被訴侵權人主張其已獲得專利權人默示許可的,人民法院可予支持。
在上訴人江蘇某公司與被上訴人廈門A公司、廈門B公司、原審被告河北某公司、原審第三人某工程設計公司侵害發明專利權糾紛案中,涉及專利權人為江蘇某公司的圍欄係統發明專利(以下簡稱涉案專利)。
江蘇某公司認為,安裝在福建某工程項目(以下簡稱涉案工程)的防攀爬圍欄采用的技術方案落入涉案專利權的保護範圍,廈門A公司、廈門B公司分別是該工程的代建單位、施工單位,該兩公司的行為侵害了江蘇某公司享有的涉案專利權,應當承擔相應的侵權責任。江蘇某公司向一審法院提起訴訟,請求判令廈門A公司、廈門B公司停止侵害並賠償其經濟損失(含維權合理開支)。
一審法院認為,江蘇某公司的行為應視為其許可在涉案工程中使用涉案專利,故判決駁回其訴訟請求。
江蘇某公司不服,向最高人民法院提起上訴,主張其向涉案工程設計單位某工程設計公司提供設計圖是推薦涉案專利的商業推廣行為,而非專利許可。
最高人民法院二審認為,專利法第十一條規定,發明和實用新型專利權被授予後,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。
專利侵權判定的關鍵在於實施專利是否獲得專利權人的許可。如果獲得了專利權人的明示許可,行為人實施專利的行為自然不屬於專利法第十一條所規定的侵害專利權的行為;如果行為人實施專利雖未獲得專利權人明示許可,但結合具體案情,根據專利權人的行為可以推斷其具有默示許可的意思表示,則可以認定行為人實施專利的行為不構成侵害專利權。
本案中,首先,江蘇某公司提供設計圖的時間晚於某工程設計公司與涉案工程的發包單位福建省某單位簽訂設計合同的時間,且相關圖紙內容明確指向了涉案工程,可見江蘇某公司對於其向某工程設計公司提供的設計方案將用於涉案工程係屬明知。
其次,2015年2月至10月,江蘇某公司與某工程設計公司就涉案工程設計事宜持續溝通,期間根據某工程設計公司要求對設計方案進行了修改,最終確定的設計圖明確標注有防攀爬圍欄的長寬尺寸、材質規格、樣式參數等技術要求,可以確定作為權利人的江蘇某公司深度參與了涉案工程的設計工作。
再次,經查明,涉案工程的施工圖中關於防攀爬圍欄的設計方案與江蘇某公司發送給某工程設計公司電子郵件的相關內容相符,係涉案專利技術方案。而代建合同、施工合同均明確約定了該設計方案不得隨意變更,廈門A公司、廈門B公司嚴格履行相關合同必然會導致實施涉案專利的結果。
最後,江蘇某公司早已知曉涉案工程的發包人和實際使用單位為福建省某單位,但江蘇某公司並未將相關專利情況告知福建省某單位,也未告知廈門A公司和廈門B公司。江蘇某公司故意隱瞞上述關鍵事實的行為,使福建省某單位喪失了在實際施工前要求某工程設計公司更改設計方案,或與某工程設計公司就設計費重新進行協商議價的機會,從而導致被納入設計圖的專利技術方案成為了涉案工程的不可替代之方案。遲至工程竣工前半年左右,江蘇某公司才發出告知提醒函,意圖收取專利許可費,此種做法不符合誠實信用原則,極易導致發生糾紛。
綜上,在權利人江蘇某公司明知其提供的設計方案用於涉案工程,且深度參與了設計工作,涉案工程亦嚴格按照圖紙施工的情況下,應認定江蘇某公司默示許可相關主體在涉案工程中實施涉案專利。江蘇某公司主張代建單位廈門A公司及施工單位廈門B公司侵害涉案專利,缺乏事實和法律依據。
最終,最高院於2022年12月15日判決駁回江蘇某公司的上訴,維持原判。
——(2022)最高法知民終139號

如您對上述文章或其他專利、商標、訴訟、保護等知識產權事宜有任何疑問,歡迎來函來電。
專利相關事宜請聯係info@anxinfonda.com,電話:010-82730790。
商標/訴訟/法務事宜請聯係info@bhtdlaw.com,電話:010-82737958。

<< 返回
該網站使用Cookies來提升您的使用體驗。欲了解更多信息請查看隱私聲明。如繼續瀏覽本網站,則表示您同意我們使用Cookies。您可以隨時更改您的Cookies設置。繼續 / Cookie使用政策