海外知識產權資訊(2024.2)期
美國專利商標局發布關於人工智能輔助發明的發明指南和示例
為了激勵、保護和鼓勵人們對通過使用人工智能實現的創新進行投資,並向公眾和美國專利商標局(USPTO)的工作人員明確人工智能輔助發明的可專利性,USPTO在《聯邦公報》上發布了一項新的指南。該指南履行了該機構根據《關於安全、可靠、可信地開發和使用人工智能的行政命令》所承擔的義務。
美國商務部主管知識產權事務的副部長兼USPTO局長凱瑟琳.維達爾(Kathi Vidal)表示:“專利製度的製定是為了激勵和保護人類的聰明才智,以及將這種聰明才智轉化為適銷對路的產品和解決方案所需的投資。專利製度還鼓勵人們分享創意和解決方案,以便其他人可以在此基礎上再接再厲。這份指南在授予專利保護以促進人類創造力的發展和對人工智能輔助發明的投資之間取得了平衡,同時又不會不必要地為未來的發展而鎖定創新。該指南通過接納人工智能在創新中的使用並關注人類的貢獻來做到這一點。”
該指南已於2月13日正式生效,並明確指出了人工智能輔助發明並非絕對不能獲得專利。該指南為審查員和利益相關方提供了指導,就在人工智能也作出貢獻的情況下,如何確定人類對某項創新的貢獻是否足以獲得專利作出了說明。該指南以現有的發明人身份框架為基礎,指導審查員和申請人去確定在一個或多個人工智能係統的協助下,由人類創造的發明的專利或專利申請中命名的發明人是否正確。該指南規定,由人類作出重大貢獻的發明,可以尋求專利保護。
除此之外,為了進一步幫助審查員和申請人理解這份指南,該機構官網的人工智能相關資源網頁上提供了關於如何適用該指南的假設情況示例。
為便於相關各方了解關於該指南的更多信息,並回答其問題和提供反饋意見,USPTO邀請各方參加將於美國東部時間3月5日下午13:00點至14:00點舉行的公開網絡研討會。該機構還邀請用戶閱讀關於人工智能和發明人身份指南的局長博文:《激勵人類的聰明才智與對人工智能輔助發明的投資》。
有關人工智能輔助發明的發明人身份指南的全文和相應的示例可在人工智能相關資源網頁上找到。該機構將在2024年5月13日之前接收公眾對發明人身份指南和示例的意見與建議。有關如何提交評論的說明可參閱《聯邦公報通知》。(編譯自www.uspto.gov)
美國專利商標局將授予7000萬美元合同,以改進人工智能驅動的專利檢索
美國專利商標局(USPTO)將向一家承包商授予價值7000萬美元的合同,用於維護和增強其人工智能(AI)驅動的專利檢索。
2024年2月15日,USPTO宣布有意將這份為期5年的合同授予埃森哲聯邦服務公司(AFS),該公司是“唯一已知的合格供應商”。根據這份預計於4月1日簽訂的合同,AFS將提供“全麵的係統開發工作”,以維持USPTO專利檢索AI功能的運行,並為該組件提供新的增強功能。AFS代表美國的政府機構,總部設在弗吉尼亞州阿靈頓。它是財富全球500強公司埃森哲(Accenture)的子公司,埃森哲是一家總部位於都柏林的私營谘詢公司。
為現有技術檢索部署AI
9000多名審查員和管理者使用該局的專利端到端檢索(PE2E Search)工具,該工具內嵌了AI功能,可改進對現有技術的檢索。PE2E是一個基於網絡的係統,為審查員在專利審查過程中提供一套工具。PE2E檢索工具內嵌於該係統中並包含美國和外國的公開文件。USPTO多年來一直在將AI功能嵌入其檢索係統,於2021年推出了基於AI的“更多類似文件”功能,於2022年推出了“相似性檢索”功能。“相似性檢索”功能允許審查員輸入某些信息,包括合作專利分類(CPC)符號、文本片段和單詞,並使用AI模型生成相似的國內外專利文件列表。
去年8月,USPTO表示正在尋求“擴大對商業市場的了解,以便通過部署AI改進對現有技術的檢索”。通過信息征集,USPTO邀請潛在合作夥伴展示其解決方案,以滿足其對專利檢索AI(包括機器學習操作)的要求。
“可信任的”生成式AI
去年5月,USPTO局長凱瑟琳.維達爾(Kathi Vidal)表示,該局“很樂意”使用生成式AI,但在將其嵌入之前它必須是“可信任的”。她補充稱,這可能包括在USPTO的商標工作,例如在圖像檢索中。在新加坡舉行的國際商標協會年會上,她還表達了對數據使用和AI的擔憂。維達爾指出:“如果你向USPTO提交申請,並希望這些信息保密,那麼你可能不希望我們將這些信息輸入AI係統,成為更廣泛數據集的一部分。”
本月早些時候,USPTO就AI在法律程序中的應用向司法委員會發布了指導意見。該指南澄清了現有規定,並概述了AI用於準備提交給專利審判和上訴委員會以及商標審判和上訴委員會的材料時的應用。(編譯自www.worldipreview.com)
英國2024:技術、數據隱私、網絡安全和知識產權發展
本文主要概述了2024年在英國需要關注的一些新技術、數據隱私、網絡安全和知識產權法律發展,或一些仍在進展中的原有發展。
知識產權
生成式人工智能的持續影響
自2022年以來,生成式人工智能的受歡迎程度和可用性持續提高。據估計,79%的13歲—17歲互聯網用戶組和31%的16歲及以上互聯網用戶組都使用生成式人工智能工具和服務。然而,針對人工智能工具開發人員的索賠主張也在增加。在美國和歐洲,都出現了關於大型語言模型和圖像生成工具的法律主張,涉及關於使用材料來訓練人工智能模型的指控。不過,這些主張的有效性尚不能確定。
除了與用於訓練人工智能模型的材料有關的潛在知識產權侵權主張外,人工智能還將繼續對那些希望保護通過人工智能創造或構思的技術的人士構成挑戰。2023年12月20日,英國最高法院裁定,英國專利法不允許在專利申請中將人工智能係統指定為“發明人”。
潛在的責任與因用於訓練人工智能工具的材料而產生的輸入風險,以及因人工智能工具生成的內容(包括不準確性和偏見)而產生的輸出風險有關。生成式人工智能的用戶應該越來越警惕這種責任,並在與任何第三方服務提供商合作之前進行盡職調查。隨著生成式人工智能產品數量的持續增長,客戶可能更有“貨比三家”的選擇餘地,以獲得更有利的契約性風險分配。隨著客戶不斷尋求對人工智能係統風險的降低,基於人工智能的產品的合同談判可能會變得越來越重要。
英國知識產權局的舉措
2023年4月,英國知識產權局(UKIPO)公布了該財政年度(截至2024年4月)的主要優先事項清單。2024年確定的具體目標包括:
“One IPO(一個知識產權局)”服務將於2024年3月底前公開推出。這項與專利相關的新服務將包括用於跟蹤和管理專利組合的新在線賬戶、數字申請服務以及將“One IPO”服務與現有服務連接起來的應用程序接口。
此外,該機構將開始更新商標、外觀設計和法庭服務(Trademark, Designs and Tribunals Service),以便於2025年啟動,預計這項服務將包括數字聽證會。
在進行內部文化審計之後,UKIPO定於2024年1月之前製定詳細的文化改革計劃,該計劃將闡明該機構如何朝著其“理想文化”邁進。
其他更廣泛的優先事項包括:
-改進核心知識產權授予服務及其期限;
-在保留的歐盟法律和貿易談判中尋求有利的結果;
-支持中小企業充分利用其知識產權資產。
技術
《自動駕駛汽車法案》
2023年11月在英國國王演講中宣布的《自動駕駛汽車法案》目前正處於上議院的委員會審議階段。該法案旨在為監管道路上和其他地方的自動駕駛汽車製定一個法律框架。這項未來的法律將落實法律委員會(Law Commission)對自動駕駛汽車監管進行為期4年的監管審查的建議。
擬議的法案將適用於具有允許“自動駕駛”功能或改裝的車輛,即包括:(1)行駛可以由車輛本身控製;(2)車輛及其周圍環境不受個人監控。
特別是,該法案要求國務大臣公布安全原則,並授權其批準自動駕駛汽車和實施許可計劃。此外,該法案還針對自動駕駛汽車的持證運營商和個人(包括這些經營者的高級管理人員和用戶負責人)規定了新的刑事犯罪和處罰措施。
與去年舉辦的全球人工智能安全峰會的一樣,該法案代表了英國政府為保持技術發展領先所作的又一次嚐試。據英國政府估計,到2035年,自動駕駛行業將在英國創造多達3.8萬個新工作崗位,估計價值為420億英鎊。
《在線安全法案》
2023年10月,《在線安全法案》獲得了英國皇室批準,並開始進行分階段實施。英國通信管理局(Ofcom)已經開始圍繞兒童在線安全問題進行磋商,預計將於2024年發布出版物,內容包括分類門檻(影響該法案規定的相關職責)以及企業行為準則和指南。預計還將有進一步的二級立法出台來全麵實施該法案。
從廣義上講,該法案規定了服務提供商有責任識別、減輕和管理危害風險(包括與非法內容和其他有害內容有關的內容)。該法案尤其會影響到社交媒體平台的運營商,它們需要執行年齡限製和年齡審查相關措施,並防止兒童訪問有害內容(包括迅速刪除此類內容)。
《數字市場、競爭和消費者法案》
2023年11月,英國對擬議的《數字市場、競爭和消費者法案》進行了修訂,以便進一步平衡新的監管權力,包括允許符合條件的科技公司以相稱性為由對監管決定提出異議並對罰款提出質疑的上訴程序。該法案旨在解決少數科技公司市場影響力過大的問題,並賦予競爭與市場管理局(Competition and Markets Authority)的數字市場部門以新的權力。
該法案目前正處於上議院的委員會審議階段,並已於2023年12月5日進行了二讀。
數據隱私和網絡安全
《數據保護和數字信息法案》
《數據保護和數字信息法案》是於2023年3月8日在下議院提出的,並已於2023年12月20日在上議院進行了二讀。該法案旨在通過一係列廣泛的條款來更新和簡化英國的數據保護框架。主要變化包括:
-減少負責任的創新涉及的障礙,包括與處理用於科學或曆史研究目的的個人數據有關的障礙;
-通過減少記錄保存要求和引入“高級負責人”來取代數據保護官,以減輕企業的負擔;
-減少數據流動的障礙,國務大臣將擁有更廣泛的權力來確認能夠提供足夠的高水平數據保護的國家,並與他們建立了“數據橋梁”;
-對信息專員辦公室的結構和職權進行改革;
-將騷擾電話和短信的罰款從50萬英鎊提高到1750萬英鎊,在更廣泛的情況下,網站運營商將可以在未經事先同意的情況下放置緩存文件。
英國科學、創新和技術部大臣米歇爾.多尼蘭(Michelle Donelan)表示,該法案將抓住“英國脫歐後的機會,為我們的需求量身定製新的英國數據權利製度”。但是,在歐盟開展業務的企業需要了解英國和歐盟《通用數據保護條例》的差異。
新“數據橋梁”
“數據橋梁”是英國政府與其認為的擁有“充分”數據保護製度的國家建立的數據框架,並允許個人數據從英國自由流向這些國家(無需額外的保護措施)。英國政府於2023年9月21日宣布了新的“英美數據橋梁”,預計2024年可能與迪拜國際金融中心(“DIFC”)和新加坡建立額外的數據橋梁。2021年8月,英國政府將二者都列為數據合作夥伴關係的重點。
在此之後,2022年12月15日,英國政府和DIFC主管機構就深化英國—DIFC數據合作關係的共同承諾發布了一份聯合聲明。該聲明特別強調了“對英國—DIFC數據橋梁的承諾”。(編譯自www.lexology.com)
德國:SEP與FRAND——訴訟、政策和最新進展
導言
在過去10年中,專利法中最突出、最具爭議性的問題莫過於標準必要專利(SEP)及其在公平、合理和無歧視(FRAND)條件下的許可問題。鑒於其在高科技戰場的經濟重要性,這一點不足為奇。如今,大多數行業都直接或間接地依賴於多種形式的電子設備標準化互動。鑒於WiFi、藍牙、GSM、3G、4G或5G等標準的普遍性及其在幾乎所有現代行業中的重要性,與這些標準相關的SEP所有者所處的地位使他們有可能控製那些依賴於標準實施的市場。
SEP持有者的市場影響力源於其在依賴標準的市場中的守門人地位,而根據歐盟和德國的反壟斷法,這種支配地位需要接受特別審查。這些支配地位實際上源於標準製定過程本身——這一過程涉及競爭者之間的協議,可能會引起反壟斷問題,特別是在不能確保所有市場參與者都能有效地獲得標準和基礎技術的情況下。為了允許這種使用,標準製定組織(SSO)通常會要求參與標準製定的SEP持有者承諾以FRAND條件授予技術許可。然而,這項義務的確切範圍和內容在不同的標準製定組織之間可能存在差異。此外,對於“FRAND”概念中各個要素的含義也沒有明確的定義。因此,SEP許可市場並沒有發揮其應有的作用——眾所周知,其交易成本高且缺乏透明度,因此經常引起爭議和訴訟。
下麵將簡要介紹德國關於SEP和FRAND許可及糾紛的法律和政策框架。此外,我們將重點關注德國判例法的視角及其為處理SEP持有人與標準實施者之間新出現的衝突所做的努力。最後,我們將闡述德國法院如何解釋FRAND概念,以及這種方法對許可談判的影響。
法律框架概述
與其他專利一樣,SEP從本質上講也是一種國家專有權,其所有人有權禁止任何第三方使用受相關專利保護的發明。有關專利及其實施的規定見於各種聯邦法規和條例以及一些歐洲條例和國際條約。德國最重要的法規是《專利法》,其中包含所有關於專利要求、範圍和侵權的相關法律規定。
在專利侵權的情況下,專利權人可以獲得各種形式的法律救濟(參見《專利法》第139條及其後條款),如禁令救濟、銷毀侵權產品、提供賬目(包括披露銷售、成本和利潤等詳細信息)、損害賠償、召回侵權產品以及從商業渠道中徹底移除侵權產品。
在現有的法律救濟措施中,禁令最為嚴厲。在認定專利侵權的情況下(SEP和非SEP一樣),德國法院通常會發布禁令。雖然2021年《專利法》修正案引入了相稱性要求,但德國法院仍然采用非常嚴格的檢驗標準,幾乎從未因擔心禁令可能給實施者造成過重負擔而拒絕頒發禁令。德國法院不太可能改變其在SEP/FRAND爭議中對專利權人友好的立場,並根據相稱性檢驗拒絕向SEP所有者頒發禁令。因此,如下文所述,實施者避免授予禁令的唯一現實途徑是從一開始就盡最大努力爭取許可權。
德國法院為專利權人提供了一個有利的場所,這不僅是因為德國法院準許自動頒布禁令。對專利權人來說,另一個主要優勢是德國專利訴訟的分軌製(分案製度),這意味著所主張專利的(非)侵權問題與所主張專利的(無)有效性問題要在不同的程序中分案處理。分案製度可能會導致“禁令缺口期”:通常,侵權訴訟的審理速度要快於獨立的無效訴訟程序,從而導致在獨立的無效訴訟程序結束之前(即“缺口期”)就可以頒發禁令。
德國是專利訴訟的熱門地還有其他原因,其中包括(1)專利訴訟費用相對較低;(2)侵權訴訟處理速度快(從提起訴訟到作出初級判決大約需要8到14個月);(3)德國侵權法院傾向於適用專利權人友好的專利解釋;(4)法院判決的可預測性得益於判例法的完善,而專利法官的綜合經驗得益於專業化的法官——這也是大量專利侵權案件(即每年有700多起新案件)的結果。
由於這些原因,德國法院被許多SEP所有者選為首選訴訟地,並因此在超過15年的時間裏一直處於SEP訴訟的最前沿。
FRAND抗辯的法律依據
德國法律中沒有專門針對SEP的法定條款。但是,因SEP侵權而被起訴的被告在某些情況下可以通過提出FRAND抗辯來避免禁令,即表明他們願意並有權從原告處獲得FRAND許可,而原告並未尊重這一權利。在這種情況下,鑒於SEP所有者實際上有義務向被告授予許可,而且被告也願意獲取這類許可,因此SEP所有者的禁令申請可被視為惡意行為。
FRAND抗辯可基於以下兩個法律來源:
首先,被告可以援引SEP所有者向有關SSO組織提交的FRAND承諾。這種FRAND承諾可以直接授予標準實施者一份FRAND許可。
其次,根據歐洲和德國反壟斷法(《歐盟運作條約》(《TFEU》)第102條和德國《反限製競爭法》(《GWB》)第19條,實施者可以主張SEP所有者的行為構成濫用支配地位。濫用行為可能包括SEP所有者拒絕按照FRAND條款授予許可,企圖獲得過度、不合理或歧視性的許可條款,或者SEP所有者在違反其FRAND承諾不授予許可的情況下申請禁令救濟。雖然這種以反壟斷為基礎的FRAND抗辯,其前提條件是要確立SEP所有者在相關反壟斷市場上的支配地位,但如果SEP涉及必須用於在相關產品市場上有效競爭的既定標準,並且不能被其他解決方案規避或取代,則通常認為存在這種支配地位。在這種情況下,德國法院認為相關的SEP存在一個分割的許可市場,而SEP所有者在該市場上實際上處於壟斷地位。
德國聯邦法院的指導
在過去20年中,德國初審法院積累了大量判例法,但聯邦法院迄今為止隻設定了幾個重要先例:
1、來自“桶”的標準
早在2004年,德國聯邦法院(FCJ)就在具有開創性意義的Standard-Spundfass案(2004年7月13日判決,備審案件號KZR40/02)中解決了SEP許可的核心問題。該案涉及一項專利,該專利與化工行業普遍接受的帶塞桶的實際標準有關。專利所有人向一些製造商授予了許可,但拒絕向另一些製造商授予許可(包括原告)。聯邦法院認為,專利所有人隨意和歧視性地拒絕向原告授予許可的行為構成濫用支配地位。
2、“光盤”的橙皮書標準
另一個具有裏程碑意義的判決涉及可重寫光盤的橙皮書標準(2009年5月6日的判決,備審案件號KZR 39/06)。在該判決中,FCJ首次接受了“FRAND抗辯”的概念。法院認為,拒絕按照“FRAND”條款授予許可本身可能構成支配地位濫用,這種濫用在某些情況下可以作為抗辯理由,以對抗專利持有人針對有意願的被許可人提出的禁令請求。不過,FCJ明確指出,運用這種抗辯必須符合嚴格的標準,被告必須滿足這些標準才能被視為自願的被許可人。最重要的是,隻有當被告自身向專利所有人提出了締結FRAND許可合同的要約,而專利所有人在歧視或阻礙被告的情況下拒絕該要約,違反了《TFEU》第102條或《GWB》第19條,被告才能援引這一抗辯。雖然歐洲法院(CJEU)在其具有裏程碑意義的華為訴中興案(C-170/13號案件)的判決中,一定程度上推翻了這一抗辯標準,但橙皮書標準仍然是一個具有裏程碑意義的標準,因為它確定了在某些情況下,占支配地位的SEP持有人濫用權力拒絕專利許可的行為也可能“破壞”並最終阻礙專利權人的執法行動。此外,該判決仍然適用於SEP持有人未提交FRAND承諾的案件(如事實標準案件)。
3、“通信”的華為之舞
“華為之舞”在德國聯邦法院作出橙皮書標準案的判決之後,有關SEP的判例法的進一步進展主要受到歐盟層麵的推動。2012年底,歐盟委員會針對摩托羅拉在移動電話領域實施SEP導致的支配地位濫用發表了反對聲明。在隨附的一份相關新聞稿(IP/12/1448)中,歐盟委員會指出,對符合FRAND承諾的SEP訴諸禁令可能會損害競爭,因為禁令通常涉及禁止銷售侵犯專利的產品,這會帶來無正當理由將產品排除在市場之外的風險。由此,這可能不當地扭曲許可談判,使其有利於SEP持有者。
鑒於歐盟委員會在根據《TFEU》第102條認定濫用行為時適用的標準似乎不如FCJ在橙皮書標準案中確定的標準嚴格,杜塞爾多夫地區法院根據《TFEU》第267條就一起未決的SEP侵權案(2013年3月21日的判決,案卷號4b O 104/12,LTE標準)向CJEU提起了先行判決,最終CJEU作出了具有裏程碑意義的華為訴中興案(2015年7月16日的判決,案卷號C-170/13)判決。
CJEU在判決中裁定,如果SEP所有者向SSO作出了FRAND承諾,在某些條件下,SEP持有者因SEP被侵犯而尋求禁令或召回侵權產品的行為可能構成支配地位濫用。與之前的大多數其他法院一樣,CJEU對如何確定FRAND條件這一關鍵問題保持了開放態度。但該法院為SEP所有者和實施者之間的許可談判設定了一個詳細的分步機製(“華為之舞”)。對於SEP所有者來說,遵守CJEU判決中確定的機製,就能確保其禁令救濟或召回的主張不會被視為違反《TFEU》第102條。對實施者而言,遵守CJEU的機製是在侵權訴訟中保留FRAND抗辯權的必要條件。
以CJEU對華為訴中興案的判決為參照點,德國法院從那時起就一直在努力充實CJEU建立的框架,並就“華為之舞”的各個步驟製定了詳細的判例。CJEU對華為訴中興案的判決通過後,FCJ在2020年對第一批SEP案件作出了判決(2020年5月5日的判決,案卷號KZR 36/17,FRAND-Einwand;2020年11月24日的判決,案卷號KZR 35/17,FRAND-Einwand II)。這些重要判決對如何進行FRAND談判提出了進一步的詳細要求。其中最重要的一項概述如下:
哪些條款符合FRAND條件?
雖然德國法院原則上有權決定究竟哪些條款符合FRAND條件,但迄今為止,法院一直回避這樣做。相反,他們更願意將自己擺在裁判者位置,審查當事人是否遵循了持續、認真的相互承諾過程,以達成FRAND條款的許可協議。德國法院認為,遵循FRAND程序的當事人將達成與自由市場上專利許可談判(假設)類似的協議,即FRAND協議。
FRAND條款——在德國仍是一個黑匣子
德國法院曾試圖為FRAND條款提供指導。例如,杜塞爾多夫地區法院(2020年6月18日的判決,訴訟編號4b O 91/18)對FRAND作出了如下總結:
· 公平合理的合同條款是指不構成剝削性濫用支配地位的條款。因此,SEP持有者的要約可能會被證明是不公平或不合理的,特別是所要求的特許權使用費大大超過了在被主導市場上有效競爭情況下的假設價格,除非該定價有經濟上的合理性。
· 非歧視性條款的要求是指市場支配地位的SEP持有者有義務平等對待處於相同地位的實施者,給予他們基本相同的價格、條款和條件。現有許可協議已成為新許可協議條款和條件的基準。鑒於隻有同樣具有可比性的情況才會被納入平等待遇的要求,因此,如果客觀上有正當理由,具有市場支配地位的SEP持有者可以采取區別對待的方式。
然而,FCJ在某種程度上阻礙了界定FRAND條款的嚐試。根據FCJ意見,沒有符合FRAND條件的某個特定許可費率或某套特定許可條款,而是有一係列許可費率和合同條款。如上所述,FCJ將FRAND條件的要求理解為許可談判過程的指導原則,而不是許可協議的實際條款。談判必須在雙方自願的基礎上進行,目的是達成公平、合理和非歧視性的許可協議。如果是這種情況,那麼談判結果原則上應被視為FRAND。例如,聯邦法院在其2020年11月24日的判決(案卷號KZR35/17,FRAND-Einwand II)中闡明了這一指導原則:
許可的(相互)意願不僅具有根本性的重要意義,因為專利所有人隻有在發明使用者願意的情況下才必須向其授予FRAND許可,而且也隻有在發明使用者願意的情況下才能授予這種許可。它也是不可或缺的,因為平衡雙方利益衝突的相稱結果通常隻有在談判過程中才能實現,在談判過程中,這些利益得到闡述和討論,以實現雙方所期望的公平和適當的利益平衡。對專利所有人行為的要求和對發明使用者行為的要求是相互依存的。審查的標準是,在談判的某一特定階段,對談判成功結束感興趣的合理一方會以符合雙方利益的方式采取行動來促進這一目標的實現;因此,不能籠統地界定需要滿足的個別要求。
由於不願意規定FRAND條款的一般性定義,因此德國法院不可能基於是否被認同為FRAND來界定合同條款的類別。德國法院可以根據提交相應許可要約談判過程中的具體情況,將本質上相同的條款認定為符合或不符合FRAND要求。
FRAND條款談判時應滿足的要求
如上所述,德國近期有關SEP/FRAND案件的判例法表明,德國法院傾向於關注談判過程本身。根據CJEU在2015年華為訴中興案(案卷號C-170/13)中確定的機製,並按照FCJ在其2020年兩份判決中的指導意見,德國法院一直就如何進行FRAND條款談判的要求作出明確規定,而不是詳細審查SEP所有者的要約條款和實施者的還價條款。這一情況仍在持續,下級法院仍在對許多問題進行有爭議的討論。下文的總結對現狀進行了概述。
1、SEP持有人:侵權通知
在對實施者提起訴訟之前,SEP持有人通常需要向實施者發出涉嫌侵權的書麵通知,指出具體被侵權的SEP並說明其被指控侵權的方式。隻有在非常特殊的情況下,即實施者已經意識到侵權行為的情況下,才不需要這種通知。
通知必須具體提及有爭議的SEP(通常是公告號),並告知侵權情況(特別是有爭議的體現形式和侵權行為)。除了這些事實信息外,通知不必包含關於SEP被控侵權理由的詳細法律解釋。雖然權利主張表可能有所幫助,但德國法院並不認為它們具有強製性。
在德國,援引FRAND抗辯隻是為了避免禁令、召回令或銷毀令。因此,SEP持有人都可能因昔日侵權行為而獲得損害賠償,並在個案中獲得賬目呈遞命令——也就是說,在沒有事先通知侵權行為的情況下也是如此。對昔日侵權行為的損害賠償訴訟或賬目呈遞令被視作充分的侵權告知,從而觸發實施者作出回應。
2、SEP實施者:接受許可的意願
對於SEP持有者侵權通知的回應,實施者必須表示願意在適當的時候以FRAND條款達成SEP許可協議。這樣的回應已成為德國SEP/FRAND案例法的核心內容。實施者必須表現出真誠和持續的意願,願意按照FRAND條款獲得許可,並確保此類許可能夠在沒有任何不當拖延的情況下進行協商和締結。否則,實施者將被視為“非自願的被許可人”,從而失去FRAND抗辯權,其結果就是,法院可以在不核實專利持有人的許可提議是否確實符合FRAND要求的情況下頒發禁令。
實施者必須明確無條件地聲明其意願。FCJ(2020年5月5日的判決,案卷號KZR 36/17,FRAND-Einwand)明確遵循甚至引用了英格蘭和威爾士高等法院在2017年4月5日的Unwired Planet訴華為案([2017] EWHC 711 [Pat])判決中的做法,根據該判決,“一個自願的被許可人必須是一個願意按照事實上是FRAND的任何條款獲得FRAND許可的人。”威爾士高等法院認為,實施者如果不作出明確承諾的回應,其結果將喪失FRAND辯護權。例如,實施者不能隻是作出積極反應並同意“考慮”有關許可協定——它必須聲明自己的意願(即,不提及其供應商授予許可的意願)。
實施者的回應不必包含許可條款和條件的細節。若進一步細節被視為製約實施者以“事實上是FRAND的任何條款”獲得許可的意願,那麼這些細節甚至可能是有風險的。例如,實施者可能不會在法院對專利有效性作出積極判決的條件下表示願意獲得許可。不過,實施者可以保留質疑專利有效性的權利。實施者還可以辯稱專利沒有被使用,例如,因為該專利實際上對其標準並不必要,而不會失去FRAND辯護(這可能確實經常是辯護策略的一部分),隻要實施者願意按照FRAND條款獲得許可是明確和無條件的。
雖然FCJ沒有確定許可談判的時間表,但強調實施者必須在沒有不當拖延的情況下作出回應。如果實施者等了1年才對侵權通知作出回應,則FCJ會認定實施者存在不當拖延行為。下級法院曾多次認定,在2個月後才對許可要約作出回應為時已晚;但在一個涉及多項專利和由SEP持有人提供17項權利主張表的案件中,即使是4個月也被接受了。實施者應注意,SEP持有人不必在侵權通知中設定答複期限,但可以保持沉默,並在實施者未及時答複的情況下提起侵權訴訟。
關於在與SEP持有者談判期間實施者是否可以自由申請針對外國SEP持有者的反訴禁令(前提是該國法律允許這種禁令,而德國法律不允許),而不被視為非自願被許可人這一問題,德國法院存在分歧。慕尼黑地方法院認為,申請反訴禁令的實施者將被視為非自願被許可人,從而失去FRAND抗辯權(2021年2月25日的判決,案卷號7 O 14276/20)。但杜塞爾多夫地區法院認為,隻要實施者明確表示願意無條件獲得許可,並認真努力按照FRAND條款獲得許可,申請反訴禁令並不妨礙FRAND抗辯的成功率(2021年12月21日判決,案卷號4c O 42/20)。
3、SEP持有人:許可協議要約
在收到實施者關於願意簽訂許可協議的聲明後(並以實施者的持續意願為前提),SEP持有人必須根據FRAND條款提交許可協議的具體書麵要約。該要約必須特別說明特許使用費的數額和計算方法。
SEP持有人不必將其首份要約作為最終要約。如果該要約是一份認真初步要約,有待進一步談判,就足夠了。這是因為FRAND要求被理解為一個為達成許可協議而持續相互承諾的過程,而不是一個要求SEP持有人立即按照FRAND條款提出許可協議,實施者無需進一步談判或修改即可接受的單一階段過程。
德國法院不要求SEP持有人隻為單個SEP提供許可。SEP持有人可以自由提供組合許可,但實施者無須為以下專利支付專利使用費:(1)非標準必要專利;或(2)實際未使用的專利(例如,在標準中可選擇使用而未實施的專利)。如果被告在全球範圍內提供標準實施產品,被告甚至需要就原告的整個SEP組合獲得全球組合許可。至於組合許可是否必須包括調整條款以應對一個或多個SEP隨後可能廢除或失效的情況,德國法院在討論和判決時一直存在爭議。
專利組合可能包括實施方(或其供應商)已經持有許可的專利(例如,與專利池成員簽訂了雙邊許可協議)。這種雙重許可本身並不妨礙達成專利池許可協議,但許可協議必須包括避免雙重收費的條款(如調節條款),特別是在已經獲得許可的專利數量並非微不足道的情況下。避免雙重收費的程序必須事先確定,並由SEP持有人向實施者明確告知其客觀依據。
德國法院通常不會在特定案件中計算具體的FRAND費率,而是根據雙方提供的論據,將司法審查限製在要約是否明顯不可接受(即違反誠信原則)的問題上。
不同的許可費率(例如,交叉費率會導致較低營業額的公司要支付較高的費率,或對大型的許可專利池給予批量折扣),在客觀合理的情況下,仍然可以屬於FRAND範疇。德國法院甚至受理了SEP持有人可以給予“早鳥折扣”的案件,即在推出新的許可計劃時降低第一個被許可人的許可費率。
如果實施者設法表明其願意持續無條件地接受FRAND許可,而SEP持有者繼續堅持自己的許可提議,則SEP持有者有責任證明其提議的許可費率和進一步條款確實是FRAND的。SEP持有者可以通過提供可比較的許可協議來履行這一責任,德國法院通常認為這些協議所提供的許可條款確實是FRAND的有力證明。這種指示性效應適用於許可費率以及其他合同條款(受許可的知識產權、許可區域等)。要想成功地應對這種指示性效應,實施者必須證明,可比較的許可協議不符合FRAND的要求,例如,它是占支配地位的SEP持有者施加不當壓力的結果。
實施者可以要求SEP持有人提供其許可概念和信息(隻要SEP實施者不能自由獲取或已經獲得這些信息),涉及是否已經在時間和內容方麵達成了類似的許可協議,如果是,內容是什麼。這適用於較早簽訂的合同,即使投資組合已經轉讓。
如果SEP持有人提出要求,交流機密信息可能需要簽訂保密協議(NDA)。關於在法庭程序中交換機密信息的問題,德國立法者最近對《專利法》進行了修訂,增加了有關保密的規定。根據這些新規則,法院可將與第三方簽訂的SEP許可協議的內容等信息列為機密信息,並對通過法院程序獲得此類機密信息的當事人和其他人規定保密義務。
4、SEP實施者:接受要約或提出反要約
實施者必須根據該領域公認的商業慣例,真誠地對SEP持有人的FRAND要約作出認真回應。同樣,對實施者也沒有“放之四海而皆準”的定義或規則。
最重要的是,實施者不得采取拖延戰術——盡管關於實施方的回應何時被視為拖延戰術的具體細節仍有待個案討論。深入談判與拖延戰術之間的界限往往很難劃清,因此這方麵的法庭案件很多,上訴判決往往與下級法院的認定相左。
例如,在實施者要求SEP持有者提供專利組合中附加專利可能被侵權的詳細情況時,FCJ就推定它采取了拖延戰術,盡管實施者宣布在收到這些進一步的詳細信息後將修改其要約內容(2020年5月5日的判決,案卷號KZR 36/17,FRAND-Einwand)。根據FCJ的意見,除了侵權通知的要求之外,SEP持有人無需提供有關被控侵權的詳細技術或法律信息,實施者應自行評估並尋求這方麵的技術或法律建議。
實施者必須認真回應,並告知SEP持有者其認為要約不可接受的原因。根據FCJ的規定,即使在SEP持有人的要約明顯不可接受的情況下,實施者也不得保持沉默,而必須告知SEP持有人其認為要約明顯不可接受的原因。與此相反,德國下級法院曾認為,實施者沒有義務對明顯不可接受的要約作出回應,理由是這種要約表明SEP持有者實際上並不願意按照FRAND條件授予許可。由於這一門檻非常高,而且法院關於要約的分析可能無法被可靠預測,因此,無論如何,實施者通常最好還是對SEP持有人的要約作出認真、詳細的答複。
如果實施者不接受SEP持有者的要約,則必須立即提交一份符合FRAND條款的具體對應的反要約,並將實際實施的專利包括在內。根據這些要求,反要約的內容和時間方麵可能更加有限。為避免反要約的許可費率存在日後被認定為不屬合FRAND的風險,實施者可以保留開放費率,由SEP持有者合理行使自由裁量權(《德國民法典》第315條3款)。同樣,實施者也可以保留主張專利無效或非標準必要專利、或者被許可專利不侵權的權利。
如果實施者拒絕SEP持有者的要約,實施者必須立即就SEP過去的使用情況作出說明,並為過去的專利使用費提供適當的擔保(如銀行擔保或銀行存款)。該擔保必須反映出從首次使用到預期獲得可臨時執行的初審判決這段時間內SEP的使用情況。
展望
對近期德國判例法的介紹性概述強調,德國SEP案件的法律框架仍在不斷變化。迄今為止,德國法院一直在回避FRAND條款基準的製定,而主要集中於適用和完善CJEU在華為訴中興案中確立的談判框架。這導致出現了大量判例法,為FRAND談判提供了複雜的指導。然而,如何確定許可條件是否屬於FRAND,以及SEP持有人是否必須向任何實施者授予許可,還是隻能選擇許可複雜價值鏈中的某一特定等級,仍有待法院給出答案。鑒於德國關於SEP/FRAND判例在不斷演變,對於SEP從業人員來說,密切關注當前的發展態勢至關重要。與此同時,關注要點也很重要。(編譯自www.lexology.com)
韓國專利優先審查迎來重大調整
為了加快申請的審查速度,韓國特許廳(“KIPO”)對發明和實用新型專利優先審查製度進行了大幅調整,具體如下:
1. 擴大“尖端技術”優先審查範圍
2022年,KIPO修訂了《特許法施行令》,將尖端技術相關專利申請納入了優先審查對象。從2022年的半導體、2023年的顯示器到2024年的二次電池(自2024年2月19日起施行),尖端技術優先審查範圍不斷在擴大。隻要是在韓國境內生產或準備生產“尖端技術”相關產品和設備的企業,皆可利用該製度。
2. 放寬“綠色技術”相關專利申請條件
當對綠色技術主題相關專利申請提出優先審查請求時,不再要求申請人需為在韓國獲得綠色技術相關政府援助或認證的企業,因此所有被歸類為綠色技術的申請(例如與可再生能源、減碳相關的申請)都可以請求優先審查(自2024年上半年起施行)。
3. 廢除基於通過KIPO指定機構的現有技術檢索進行優先審查的方式
為了將有限的審查能力有效地集中於尖端技術領域,KIPO廢除了之前基於通過指定機構的現有技術檢索而請求優先審查的方式(自2024年1月1日生效)。
與審查周期較長的普通審查相比,優先審查的進行速度較快,且基於PPH(PCT-PPH)的申請的授權率也往往高於普通審查。