連續三年不使用撤銷案件中“一人多標”下商標使用的認定
按照中國商標法規定,商標注冊人應積極且正確地使用其注冊商標。如果沒有正當理由,注冊商標連續三年不使用的,任何人可以向商標局申請撤銷該注冊商標。該製度的設立,是為了督促商標注冊人積極且規範地使用注冊商標,使得商標這種有限的資源得到合理的分配和利用。因此,商標注冊人應積極且正確地使用其注冊商標,進行真實、有效、合法的商業使用,否則會麵臨注冊商標可能會被撤銷的風險。
原則上注冊商標在實際使用時應與注冊的形式完全一致。在實際使用中,出於商業目的的考慮,許多權利人會對其注冊商標進行一定程度的修改,而這種修改是否會影響注冊商標的有效性是權利人普遍關心的問題。
最高院的相關司法解釋規定了,實際使用的商標標誌與核準注冊的商標標誌有細微差別,但未改變其顯著特征的,可以視為注冊商標的使用。上述規定的目的在於,考慮到商業活動的複雜性,未改變商標顯著特征的使用,也應當視為對注冊商標的使用,例如允許對注冊商標在原有的基礎上進行細微的改變。
本文主要討論的是連續三年不使用撤銷案件中一種特殊的情形,即“一人多標”情形下對使用證據如何認定。
一、“一人多標”情形下的商標使用
“一人多標”是指訴爭商標注冊人名下擁有多個注冊商標,其中一個商標因三年不使用而被請求撤銷。商標注冊人提供的商標使用證據與該被請求撤銷的商標無法形成明確的、唯一對應關係,而可能指向注冊人名下其他注冊商標的情形。
例如,商標注冊人在第25類相同商品上申請注冊了純文字的“A”商標以及經過設計的“A”商標。如果有第三方針對經過設計的“A”商標提起了三年不使用撤銷請求,而商標權利人提供的合同發票等使用證據可能指向另一件純文字商標“A”,此種情況下,該使用證據是否認定為訴爭商標的使用,則成為撤銷案件中的一個焦點問題。
按照最高院的司法解釋,實際使用的商標標誌與核準注冊的商標標誌有細微差別,但未改變其顯著特征的,可以視為注冊商標的使用。此可作為商標使用認定的基本原則。
但是,針對“一人多標”的情形,北京市高級人民法院的相關司法解釋中又有明確的規定了,訴爭商標注冊人擁有多個已注冊商標,雖然其實際使用商標與訴爭商標僅存在細微差異,但若能夠確定該使用係針對其已注冊的其他商標的,對其維持訴爭商標注冊的主張,可以不予支持。此司法解釋給予“一人多標”情況下,對商標使用的更為嚴格的認定標準。
目前的司法裁判基本遵循了上述的原則,即結合商標注冊人名下擁有的其他近似商標的情況,進行判斷在案證據是否能視為商標注冊人在指定期間內對訴爭商標的使用。如果使用證據明確指向了其他已經注冊的商標,原則上對其維持訴爭商標注冊的主張將不予支持。
二、“一人多標”情形下使用的認定
從相關案例的研究可以看到,法院對該問題采取的是比較嚴格的審查標準。
如北京市高級人民法院作出的康納利愛爾蘭有限公司與國家知識產權局二審行政判決書((2019)京行終5932號)中明確指出,晟雅綺公司(原審第三人)提交的合作協議、店鋪租賃合同、發票以及照片複印件等在案證據,均顯示“CARLI”標誌或者深色背景下的“CARLI”標誌,結合卡拉利公司(原審第三人)名下擁有已核準注冊在服裝等商品上的第6103451號CARLI商標 的情況,在案證據能夠確定在案證據中顯示的使用行為係針對其已注冊的其他商標,不能視為對第686918號訴爭商標 進行了使用。綜合在案證據,晟雅綺公司、卡拉利公司(原審第三人)提交的證據無法形成證據鏈,不能證明訴爭商標在指定期間內在核定使用的服裝商品上進行了合法、真實、有效的商業使用。
然而,在司法實踐中,也並非簡單機械地適用前述規定,尤其在權利人提供的證據不能明確指向本案的訴爭商標,亦不能明確指向其名下的其他商標的情況下,一般會結合該商標權利人名下其他注冊商標的具體情況、有無真實使用目的,商業慣例以及消費者認知等方麵進行綜合考量。
例如,在北京知識產權法院審理的(2020)京73行初835號撤銷複審行政糾紛案件中,法院認為,訴爭商標由中文富麗真金與對應的拚音FULIZHENJIN組成,雖然部分使用證據僅顯示富麗真金,與訴爭商標相比存在些許差異,但未改變訴爭商標的核心識別部分,可以視為對訴爭商標的使用。原告雖主張在案證據中顯示的使用行為係針對第三人的其他商標(即第19861568號富麗真金商標),但該商標注冊日期為2017年6月21日,而本案指定期間為2015年5月25日至2018年5月24日,故原告主張第三人在指定期間內的使用證據均是對19861568號富麗真金商標的使用,缺乏事實依據,法院不予采納。
三、重視商標使用及證據保留
在商標撤銷案件中,判斷是否構成商標使用,歸根到底,還是看使用者在主觀上是否具有真實使用商標的意圖,以及實際使用行為在客觀上是否能使相關公眾在商標與其所標識的商品或服務之間建立聯係。
因此,商標權利人應將注冊商標積極、規範地使用在核定使用的商品或服務上,並對外持續銷售商品或提供服務,使相關公眾能夠基於注冊商標識別提供商品或服務的主體。同時,應注重注冊商標使用證據的定期收集及長期保存。
如果權利人在相同或近似商品上注冊了多件相似或關聯商標,由於針對“一人多標”情況,法院對使用證據有較為嚴格的標準,針對多標下的各個商標,應有意識地分別地、區別地在生產和/或經營中使用與各自注冊商標相同的商標,並且留存好各個商標的使用證據,以免因為使用證據指向的是其他關聯商標,而導致爭議商標被撤銷。
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