商標評審機關如何認定和解協議在商標撤銷複審案件中的作用-商標-AFD China

商標評審機關如何認定和解協議在商標撤銷複審案件中的作用

實務中，為克服注冊已滿三年的引證商標，商標申請人通常會考慮以連續三年不使用為由，對引證商標提出撤銷申請。而在引證商標的使用證據並不充分的情況下，為維持該商標的注冊狀態，商標注冊人也會考慮主動聯係撤三申請人，嚐試雙方協商解決爭議。如果協商一致，解決方案通常是雙方達成和解協議，由引證商標注冊人出具共存同意函幫助克服申請商標的注冊障礙，由撤三申請人撤回撤三申請使撤三程序終止進而維持引證商標的注冊。

上述和解方案的風險在於，一方麵共存同意函可能不被商標評審機關接受，申請商標與引證商標的衝突仍然存在，申請商標並不會因為引證商標注冊人出具了同意函就被核準注冊；另一方麵撤回申請必須在商標局做出撤三決定之前提交，如果在撤回撤三申請遞交之前商標局已經做出撤三決定，則撤回申請不能實現終止撤三案件審理的目的，引證商標仍可能由於連續三年未使用而被撤銷。

這種情況下，為了維持引證商標的注冊，案件將不得不進入撤銷複審程序。而在撤銷複審程序中，上述和解方案的風險主要在於，和解協議對維持引證商標注冊的幫助作用已經被極大弱化甚至不予考慮。對於如何認定和解協議在商標撤銷複審案件中的作用，商標評審機關主要有以下幾種觀點：

1. 不考慮使用證據，僅基於和解協議即維持複審商標的注冊

發文日期	官文名稱	決定內容
2020.11.13	關於第4775293號“alpina及圖”商標撤銷複審決定書	我委認為，申請人與被申請人簽署的和解協議，係當事人真實意思表示，並未損害其他人權益，我委對當事人的和解協議予以認可，同意被申請人撤回其商標撤銷申請，複審商標予以維持注冊。

2. 使用證據可以證明複審商標的有效使用或使用意圖，考慮和解協議，維持複審商標的注冊

發文日期	官文名稱	決定內容
2019.12.31	關於第7174891號 “M mcollection.com及圖”商標撤銷複審決定書	申請人提交的網絡媒體報道、宣傳冊、官網頁麵等證據可以證明其於指定期間實際使用了複審商標。且申請人與被申請人已簽署和解協議，被申請人的撤回申請係其真實意思表示。故綜合考慮本案情況，複審商標在複審服務上的注冊予以維持。
2020.10.30	關於第4853870號 “jamba juice及圖” 商標撤銷複審決定書	我局認為，申請人向我局提交了其在指定期間使用複審商標的證據，可以證明其具有使用複審商標的意圖，尤其考慮到，被申請人與申請人已就本案複審商標糾紛達成和解協議，故對複審商標的注冊予以維持。
2021.1.25	關於國際注冊第639073號“DANONE”商標撤銷複審決定書	本案中，根據證據5及申請人在本案提交了涉及複審商標的相關使用證據，同時基於雙方當事人在本案中已不存在實質爭議這一考量，故對複審商標予以維持。

3. 使用證據不能證明複審商標在其核定的商品/服務項目上進行了有效使用，和解協議不予考慮，撤銷複審商標的注冊

經查，自2018年至2022年底，符合這種類型的撤銷複審決定占多數，這些複審決定書中均明確表示，在使用證據不能證明複審商標在其核定商品/服務項目上進行了使用的情況下，雙方已簽訂的和解協議不能成為維持複審商標注冊的當然依據（被申請人對使用證據不持異議不能作為複審商標維持注冊的當然依據），複審商標是否屬於連續三年不使用而應予撤銷的情形並不取決於該和解協議的內容，和解協議與複審商標是否使用不具有關聯性，最終決定撤銷複審商標的注冊。比較典型的撤銷複審決定有：

發文日期	官文名稱	決定內容
2018.4.13	關於第4559090號“同安及圖”商標撤銷複審決定書	在案證據不能證明複審商標在其核定服務項目上進行了使用。申請人關於其與被申請人已簽訂《和解協議》的理由不能成為維持複審商標注冊的當然依據。我委對其複審理由不予支持。
2019.4.11	關於第7455891號“TOUCHMIX”商標撤銷複審決定書	僅憑申請人的在案證據尚不足以證明複審商標於規定期間內在複審商品上進行了公開有效的商業使用，複審商標的注冊應予撤銷。此外，申請人主張其已與被申請人就撤回商標局的撤三申請達成和解協議，......複審商標是否屬於連續三年不使用而應予撤銷的情形並不取決於該和解協議的內容，仍應當依據在案證據進行綜合判斷。
2020.11.23	關於第9560764號“RIFT”商標撤銷複審決定書	被申請人撤回申請的請求應在撤三階段提出，而非複審階段。根據《商標法實施條例》第五十六條的規定，撤銷複審應針對撤三階段作出的決定和申請人的事實、理由及請求進行申請理由，即申請人提供的在先證據是否能證明原撤銷被申請人在指定期間在複審商品上對複審商標進行了商標法意義上的使用。被申請人對使用證據不持異議不能作為複審商標維持注冊的當然依據。
2022.8.12	關於第10160089號“翁窯”商標撤銷複審決定書	證據5起訴狀、民事傳票、和解協議、結案短信、轉帳記錄與複審商標的使用不具有關聯性。申請人提交的全部在案證據尚不足以充分證明複審商標在指定期間內在燒酒等商品上進行了公開、合法、真實有效的使用，故複審商標應予以撤銷。
2022.11.15	關於第21790820號“TOWERRECORDS”商標撤銷複審決定書。	根據《商標法實施條例》第五十六條的規定，撤銷複審應針對撤三階段作出的決定和申請人的事實、理由及請求進行審理，即申請人提供的在先證據是否能證明其在指定期間在複審服務上對複審商標進行了商標法意義上的使用。故即使雙方當事人達成和解亦不能作為複審商標維持注冊的當然依據。

4. 不考慮使用證據，明確表示複審商標沒有正當理由連續三年不使用，應當予以撤銷，基於雙方和解要求維持複審商標注冊缺乏法律依據，不予支持，進而決定撤銷複審商標的注冊

發文日期	官文名稱	決定內容
2019.5.31	關於第6542780號圖形商標撤銷複審決定書	根據《商標法》第四十九條之規定，複審商標沒有正當理由連續三年不使用，應當予以撤銷，申請人基於雙方和解要求維持複審商標注冊缺乏法律依據，我局不予支持。
2020.4.26	關於第12807875號“SENSICARE”商標撤銷複審決定書	根據《商標法》第四十九條之規定，複審商標沒有正當理由連續三年不使用，應當予以撤銷，申請人基於雙方和解要求維持複審商標注冊缺乏法律依據，我局不予支持。
2020.12.3	關於第1022324號“DANONE”商標撤銷複審決定書	根據《商標法》第四十九條之規定，複審商標沒有正當理由連續三年不使用，應當予以撤銷，申請人基於雙方和解要求維持複審商標注冊缺乏法律依據，我局不予支持。

5. 從連續三年不使用撤銷製度製定的初衷分析並釋明和解協議並不是商標撤銷複審案件的審查重點，該類案件的審查重點仍是在案證據能否證明複審商標的實際使用

發文日期	官文名稱	決定內容
2020.3.27	關於第8571383號“PF”商標撤銷複審決定書	盡管申請人與被申請人的利益相關方就複審商標達成了和解協議，但為了促進商標的有效利用、維護有正常使用需求的其他人的注冊使用，合理利用有限的商標資源，首先考慮的應是注冊人對複審商標有無實際使用。
2020.7.15	關於第15618412號“Magic Leap”商標撤銷複審決定書	我國商標法設立三年不使用撤銷規定的意圖旨在將市場上已經“死亡”的商標從商標注冊簿上清除，以發揮商標應有的識別商品或服務來源的作用和清理閑置不用的“死商標”，防止商標資源的浪費和維護公平競爭。如果在商標權撤銷複審階段，僅僅因雙方當事人之間達成和解協議或者商標轉讓協議，撤銷申請人提交了撤回撤銷申請，商標評審機關不考慮訴爭商標是否存在真實的商業性使用，決定維持訴爭商標的注冊，這樣有違商標法連續三年不使用撤銷製度的初衷，也可能成為當事人之間利益交換的籌碼。因此，本案的焦點問題在於原申請人在指定期間是否實際使用了複審商標。
2021.6.18	關於國際注冊第1271979號“IPSIDE”商標撤銷複審決定書	在審理連續三年不使用撤銷和複審案件時，主要是審查複審商標在撤銷申請之日前三年有無實際使用行為，並不因當事人達成和解而產生正當不使用事由。因此，本案中盡管申請人與被申請人就複審商標達成了和解協議，但為了促進商標的有效利用、維護有正常使用需求的其他人的注冊使用，合理利用有限的商標資源，首先考慮的應是注冊人對複審商標有無實際使用。
2022.11.16	關於第22113851號“DEVILSBACKBONEDB及圖”商標撤銷複審決定書	在審理連續三年不使用撤銷和複審案件時，主要是審查複審商標在撤銷申請之日前三年有無實際使用行為，當事人達成和解並非複審商標連續三年不使用的正當理由。因此，本案中盡管申請人與被申請人的利益相關方就複審商標達成了和解協議，但為了促進商標的有效利用、維護有正常使用需求的其他人的注冊使用，合理利用有限的商標資源，首先考慮的應是注冊人對複審商標有無實際使用。

通過查閱近幾年的撤銷複審決定可以看出，在撤銷複審案件中，商標評審機關對如何認定和解協議對維持商標注冊的觀點不完全一致。但是，從比例上講，僅基於和解協議請求維持複審商標注冊並獲得支持的在先案例極少，即使考慮了和解協議，維持注冊的前提也是證據可以證明複審商標的實際使用或使用意圖，而在證據不足以證明使用的情況下，即使簽署了和解協議，爭議商標的注冊仍會被撤銷，更糟糕的是，由於通過和解協議維持未使用商標的注冊會損害公共利益，占用有限的商標資源，違背撤三製度清除閑置商標，合理利用有限的商標資源的初衷，和解協議可能完全不被考慮。

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