結合案例淺析從技術問題的角度爭辯創造性

創造性是授予專利權的必要條件之一。實踐中，中國審查員通常按照三步法進行創造性的判斷，即先確定最接近的現有技術，再確定發明的區別特征和該發明實際解決的技術問題，最後判斷發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。
然而，審查員對創造性的判斷是發明完成且遞交申請之後做出的判斷。以本領域技術人員的假設身份對相關時間點（申請日或優先權日前）從現有技術到本發明是否需要創造性勞動，是否顯而易見，來做出主觀判斷。審查時間往往在申請日或優先權日二至四年後。這種幾年後的事後考量，且在發明已經完全陳述與申請文件中的情形下，容易受到審查當時技術發展情況的影響，對發明做出的創造性勞動或非顯而易見做出並不恰當的判斷。因此實際中，經常遇到審查員在判斷創造性時犯“事後諸葛亮”的錯誤，低估發明技術方案的創造性，導致應授權的專利申請的難於順利授權。
那麼，針對創造性的低估，在此我們結合一專利複審行政訴訟成功案例，淺談如何從技術問題的角度爭辯創造性，以推進專利申請的授權。

一、具體案例——技術問題的確定對創造性判斷的影響
我們的案例要求保護一種用於蓬發的裝置。在原複審程序中，國家知識產權局（CNIPA）以權利要求不具備創造性為由作出維持駁回的複審決定。複審決定雖然認可權利要求1與對比文件1相比具有區別，但認為對比文件2給了相應的技術啟示。其中，審查員認為：基於區別技術特征可以確定，“本申請實際解決的技術問題是當將卷發器具體用於蓬發用途時，如何提供一種比半球形更穩定的燙發形狀”；而“對比文件2公開了卷發器中用於接觸頭發的工作麵具有平坦的頂表麵這一特征，而平坦頂表麵相對於半球形等曲麵表麵能為頭發提供一種更穩定持久的支撐結構是本領域技術人員的普遍認識，即對比文件2中上述‘工作麵具有平坦頂表麵’這一特征事實上起到了提供一種更穩定持久的燙發形狀的作用。因此將對比文件1中的電動卷發器用於蓬發用途時，為了能夠燙出更穩定形狀的發型，本領域技術人員有動機在現有技術中尋找相應的技術手段來解決該技術問題，而對比文件2給出了將燙發工作麵設置為平坦頂表麵以解決該技術問題的技術啟示，因此本領域技術人員有動機將對比文件2所公開的具有矩形平坦表麵的肋狀部應用到對比文件1中對其技術方案加以改進，將對比文件1中的每個單獨的半球形齒替換為具有平坦頂表麵的齒，從而使燙出來的發型更加穩定持久”。
我們認為複審決定對創造性的認定有誤，因而向北京知識產權法院（“法院”）提起行政訴訟。最終法院支持了我們的主張，認定權利要求具備創造性，因而判決撤銷複審決定。
在該判決中，法院確認，複審決定確定的技術問題“更像是在比較了本申請的‘矩形形狀’後得出的結論，屬於在了解本申請技術方案後的事後分析”。法院認為，“應當圍繞蓬發的效果要求，以及卷發器未能達到的蓬發效果要求來確定技術問題；而如本申請的背景技術中所述，圖案易透過上層頭皮顯露、下層頭發支撐不牢固、頭發蓬鬆度、翹起等技術問題是卷發器用作蓬發目的時存在的技術問題”。因此，法院認為我方主張的“將本申請實際解決的技術問題確定為‘提供具有強的支撐基礎的更大頭發蓬鬆度的外觀，同時盡量減少頭發中的可見圖案並且不產生不希望的翹起’是合理的”。
此外，法院還認為：“對比文件2雖然公開了橫截麵為矩形的肋狀部，但對比文件2並未給出其凸起的肋狀部形狀在用作蓬發時能夠‘提供具有強的支撐基礎的更大頭發蓬鬆度的外觀，同時盡量減少頭發中的可見圖案並且不產生不希望的翹起’的技術啟示”。
CNIPA在收到判決後未提起上訴,目前此案已順利得以授權。

二、啟發——從技術問題的角度爭辯創造性
由上述案例可見，正是因為審查員采用了事後分析，導致對技術問題的認定有誤，且在判斷對比文件2是否存在啟示時沒有考慮正確的技術問題，從而導致低估了權利要求的創造性。
反過來，針對審查員低估創造性的行為，可以考慮在其做出錯誤認定的點，如前案例的“技術問題”，進行反駁和爭辯：
（1）實際解決的技術問題是否正確認定?
在審查中審查員應當客觀分析並確定發明實際解決的技術問題。為此，首先應當分析要求保護的發明與最接近的現有技術相比有哪些區別特征，然後根據該區別特征在要求保護的發明中所能達到的技術效果確定發明實際解決的技術問題。從這個意義上說，發明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現有技術進行改進的技術任務。【翻譯注意：此部分看審查指南相應英文《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節第（2）項】
可見，發明實際解決的技術問題應當根據區別特征在要求保護的發明中所能達到的技術效果來確定。如果審查員直接將技術特征或技術手段本身認定為技術問題，就違背了專利審查指南的相關規定。
由於技術特征或技術手段通常是在了解了發明的技術方案後得知的，如果將技術特征或技術手段本身作為發明實際解決的技術問題的一部分，就會導致在對是否顯而易見的判斷過程中不再考慮技術問題，而隻關注技術手段，從而導致對創造性結論的誤判。
例如，上述案例中，審查員所確定的技術問題“如何提供一種比半球形更穩定的燙發形狀”，更像是暗示或指引了技術手段本身（即暗示通過形狀來實現更穩定），而不是根據區別技術特征實現的技術效果來確定的。事實上，作為一個沒有創造能力的普通技術人員，在將對比文件1的卷發器用作蓬發目的時，當其發現蓬發效果不佳時，並不一定隻會想到通過改變齒的形狀這一條途徑進行改進。顯然，審查員是看到了專利申請文件之後才受到了啟發，屬於“事後諸葛亮”。
（2）判斷技術啟示時是否從實際解決的技術問題出發?
對創造性的判斷，應該從最接近的現有技術和發明實際解決的技術問題出發，判斷要求保護的發明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。判斷過程中，要確定的是現有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現有技術中是否給出將區別特征應用到該最接近的現有技術以解決其存在的技術問題(即發明實際解決的技術問題) 的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在麵對所述技術問題時，有動機改進該最接近的現有技術並獲得要求保護的發明。【翻譯注意：此部分看審查指南相應英文《專利審查指南》第二部分第四章第3.2.1.1節第（3）項】
可見，在判斷現有技術整體上是否存在技術啟示時，不僅需要關注該現有技術是否公開技術手段本身，還應從發明實際解決的技術問題出發，考慮相應的技術手段在該現有技術中所起的作用。
如果拋開發明實際解決的技術問題，僅僅在現有技術中尋找與區別特征相似的技術手段，將會導致對是否顯而易見的判斷與前麵兩個步驟脫節，從而影響創造性的結論。
很多情況下，審查員所引用的對比文件雖然公開了與區別特征相似的技術手段，卻未記載該技術手段在該對比文件中所起的作用，或者所記載的作用與區別特征在要求保護的發明中所起的作用不同。此時應站在本領域技術人員的角度，客觀分析對比文件公開的內容，從而確定該技術手段在對比文件中實際所起的作用。如果所引用的對比文件公開的技術手段在該對比文件中所起的作用與區別特征在要求保護的發明中為解決技術問題所起的作用不同，則不應認為該對比文件給出了啟示。

三、結語
總體而言，對創造性的判斷是一個邏輯推理過程，隻有三步法中的每一步均沒有問題，才能就創造性問題得出正確結論。而“確定發明實際解決的技術問題”作為承上啟下的環節，與第三步是否顯而易見的判斷密切相關，可能對創造性的判斷起到至關重要的作用。
換句話說，在答複創造性問題時，如果能夠從審查員做出錯誤認定的基礎點，例如前麵案例的“技術問題”，做出反駁與爭辯，從而推翻審查員的三步法的邏輯體係，就有可能證明權利要求相對於引用的對比文件具備創造性，從而推進案件的授權。
希望我方的上述分享能夠幫助大家在答複創造性問題時拓寬思路，有所助益。關於知識產權保護有任何其他問題，歡迎隨時來電詳詢：010-82732278。