結合涉外定牌加工談商標的地域屬性

涉外定牌加工是一種常見的國際貿易模式，是指中國境內加工企業根據境外委托方的指示，為其生產產品並貼附委托方的境外商標，境內加工企業將全部貼標產品通過海關出口的方式交付境外委托方，再由境外委托方向其支付加工費並在國外市場銷售加工產品的貿易方式。由此引發了許多境外商標與中國國內注冊商標的糾紛與衝突。

涉外定牌加工貿易中商標侵權問題一直備受國內外關注，但司法實踐至今仍未形成統一的審理標準和裁判規則，即使在事實認定一致的基礎上，各地法院的判決結果也不盡相同。盡管如此，該類案件審查的焦點問題仍相對集中地體現在這幾個方麵，即，涉外定牌加工行為是否構成能夠起到識別商品來源的商標性使用、是否容易導致混淆、加工方是否盡到合理的注意義務、是否給境內商標權人造成實質性損害、以及商標權的地域保護等。這些焦點問題或單獨或組合地反映在具體案件當中，進而影響最終的判決結論。

由於涉外定牌加工行為涉及中國境內商標權人、境外商標權人、境內加工企業、以及在不同地域分別獲得保護的注冊商標等多個案件要素，本文僅就涉外定牌加工行為中的商標權的地域性保護問題，結合在先案例以及實踐中可能存在的其他情況予以簡單分析，試圖通過在這類案件中靈活運用地域保護原則為維護商標注冊人的權益提供一點思考。

一、商標的地域屬性在涉外定牌加工糾紛中體現

【案例1】最高人民法院於2015年11月26日作出的2014民提字第38號判決（PRETUL商標案）

墨西哥儲伯公司是PRETUL及橢圓圖形在墨西哥的商標注冊人，商標核定使用在第6類掛鎖商品上。儲伯公司委托浙江省亞環公司生產掛鎖，並授權亞環公司在掛鎖上標注儲伯公司已經在墨西哥獲得注冊的PRETUL商標標識。雙方約定加工產品全部返銷到墨西哥。而萊斯公司在中國享有PRETUL及橢圓圖形商標注冊專用權，核定使用商品同樣為第6類掛鎖等。最高院審理後認為此涉外定牌加工行為不構成商標侵權。

【案例2】最高人民法院於2017年12月28日作出的2016最高法民再339號判決（東風商標案）

印尼PTADI公司是“DONGFENG（東風）”商標在印尼的商標注冊人，商標核定使用在柴油發動機等商品上。PTADI公司委托江蘇常佳公司生產柴油機及柴油機組件，並授權常佳公司在加工產品上貼附“DONGFENG（東風）”商標。雙方約定加工產品完全出口至印度尼西亞銷售。上海柴油機股份有限公司在中國享有“東風”商標注冊專用權，核定使用商品為第7類柴油機等。另外，“東風”商標曾於2000年被認定為馳名商標。最高院審理後認為此涉外定牌加工行為不構成商標侵權。

上述兩個案件的案件事實基本一致，經過再審，最高院均認為不構成商標侵權，理由也基本一致，包括（1）中國境內的加工企業根據境外商標權人的委托，在加工產品上貼附境外商標的行為，在中國境內不具有識別商品來源的功能，不屬於商標性使用；（2）加工產品全部出口至境外，不進入中國市場流通領域，亦不會造成相關公眾對商品來源產生混淆或誤認。

結合同一時期其他法院關於該類案件的判決，多數法院在分析涉外定牌加工行為是否構成商標侵權的要素時，對商標地域屬性的認定是獨立地看待涉外定牌加工中的單一行為（如貼附商標、海關出口）帶來的最直接結果，對混淆可能性的認定嚴格限定在中國境內的流通市場，對於不進入中國市場的涉外定牌加工行為一般不會構成商標侵權。

最高院在短時間內就涉外定牌加工案件作出的不侵權判決，表示涉外定牌加工在中國境內不會產生混淆商品來源的可能性，屬於侵犯商標權的除外情形。但是，時隔兩年以後，最高院於2019年9月作出的HONDA商標案在認定時又給出了新的結論和理由。

【案例3】最高人民法院於2019年9月作出的（2019）最高法民再138號（HONDA商標案）

緬甸美華公司委托重慶恒勝集團加工一批摩托車散件，並授權恒勝集團在加工生產的產品上使用其已經在緬甸獲得注冊的“HONDAKIT”商標。雙方約定加工產品完全出口至緬甸銷售。本田株式會社中國享有HONDA商標專用權，核定使用商品為摩托車等。本案經過一審、二審和再審，最終最高院認定此涉外定牌加工行為構成商標侵權。

最高院在該判決中指出“商標使用行為是一種客觀行為，通常包括許多環節，如物理貼附、市場流通等等，是否構成商標法意義上商標的使用應當依據商標法作出整體一致的解釋，不應該割裂一個行為而隻看某個環節”，而且“相關公眾除被訴侵權商品的消費者外，還應該包括與被訴侵權商品的營銷密切相關的經營者。被訴侵權商品運輸等環節的經營者即存在接觸的可能性。而且，隨著電子商務和互聯網的發展，即使被訴侵權商品出口至國外，亦存在回流國內市場的可能。同時，隨著中國經濟的不斷發展，中國消費者出國旅遊和消費的人數眾多，對於“貼牌商品”也存在接觸和混淆的可能性。”

由此可見最高院在分析該案件中，對於涉外定牌加工行為並沒有因貼標行為僅發生在加工企業內部，沒有進入中國市場流通領域否認該域外商標可能起到的識別商品來源的作用，也沒有因加工產品僅在境外銷售，就否認存在混淆的可能性。不僅如此，關於境外委托方的授權使用能否作為不侵權的抗辯事由，最高院還特意強調了商標權的地域屬性，認為“商標權作為知識產權，具有地域性，對於沒有在中國注冊的商標，即使其在外國獲得注冊，在中國也不享有注冊商標專用權，與之相應，中國境內的民事主體所獲得的所謂“商標使用授權”，也不屬於我國商標法保護的商標合法權利，不能作為不侵犯商標權的抗辯事由。” HONDA商標案的判決顯示，在涉外定牌加工案件中，最高院對商標權的地域保護適用了與在先案例不同的規則。具體表現在，不僅模糊了地域屬性在認定識別商品來源、混淆可能性中的作用，而且結合地域屬性強調了境外商標授權使用在中國無法當然獲得保護，加強了對中國境內商標權人的保護。

二、靈活運用商標的地域屬性維護中國商標注冊人權益
涉外定牌加工行為一般涉及三方當事人，即中國境外商標權人，中國境內加工企業以及中國境內商標權人。如上文所述，涉外定牌加工涉及多個案件要素，我們試圖通過下麵幾種假設情形，分析如何合理地運用商標的地域屬性解決涉外定牌加工案件的商標侵權糾紛。

1. 中國境內商標權以正當方式獲得注冊

正如最高院在HONDA商標案的判決所述，境外委托方的授權使用不能作為不侵犯商標權的抗辯事由，境內加工企業基於域外注冊商標獲得的所謂“商標使用授權”，並不屬於我國商標法保護的商標合法權利，亦不能基於此成功抗辯涉外定牌加工行為不構成商標侵權。基於商標的地域屬性，保護在我國境內獲得注冊的商標權，依法製止發生在中國境內的商標侵權行為（包括在涉外定牌加工的產品上貼附境外商標的行為），是商標權地域屬性最直接的體現。

2. 中國境內商標權以正當方式獲得注冊，且已經具有一定知名度，境外商標權人涉嫌搶注後再委托境內加工企業貼牌生產

我國對於知識產權的保護呈現一種逐漸加強的趨勢，針對知識產權的侵權行為，也已經全麵建立了懲罰性賠償規則。在涉外定牌加工案件中，如果境內注冊商標已經具有一定知名度，加工企業作為同業競爭者應當承擔合理的審查義務。一方麵，已經盡到合理的審查義務可以成為不侵權的有效抗辯理由，或者免除或減輕善意加工企業的賠償責任，更重要的是，強化商標地域性的作用，要求境內加工企業承擔合理審查義務可以間接規製境外委托方搶注我國商標的行為，防止境外主體侵權行為轉移至中國境內，督促各方主體遵守商標法規定的誠實信用原則。

3. 中國境內商標權以非正當方式獲得注冊，例如搶注境外商標

如果我國境內的商標注冊存在惡意，則本質上尋求保護的權利基礎是存在瑕疵的，這種情況下應當注重對境內加工企業、國際貿易以及真正商標權利人的保護，即使真正的商標權利人並非中國企業，其商標也沒有在中國境內獲得保護。而且，如果國內商標權人通過惡意訴訟給境內加工企業造成損害的，應當承擔賠償責任。。

綜上所述，隨著全球經濟一體化發展不斷加深，中國市場與全球市場愈發聯係緊密，各國客戶為了保護自己的商標權，在中國注冊商標是非常有必要的。從最高院對涉外定牌加工案件審理的態度變化可知，各國客戶即使暫時不進入中國市場，但是對於競爭對手可能在中國定牌加工生產侵權產品的情況，由於商標的地域屬性，隻有在中國注冊商標後權益才能得到妥善的保護。

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