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發明專利的臨時保護

發明專利申請采用的是“早期公開、延遲審查”的製度,如果沒有特殊情況,申請會在申請日起滿18個月公布,而授權過程一般要經曆四到五年。專利的授權開啟了《專利法》對其所記載的發明的正式保護。自此,專利權人可以行使排他的所有權,並對他人“以生產經營為目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品”的侵權行為進行追究。

也就是說,自公布之日起社會公眾即可方便地查閱發明專利申請所披露的技術內容,而對該內容的正式保護自授權之日才可獲得。這會導致公布日到授權公告日之間產生了一個“空檔期”。即在授權公告之前,如果有人在此期間任意實施已經公布的發明創造為自己謀利,不構成《專利法》所規定的“侵犯專利權”的行為。但若發生這種情況,那麼明顯會損害專利申請人的利益,不符合立法的本意。為此,臨時保護製度應運而生。

《專利法》第十三條規定:發明專利申請公布後,申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用。

《專利法實施細則》第八十五條規定:除專利法第六十條規定的外,管理專利工作的部門應當事人請求,可以對下列專利糾紛進行調解:
……
(四)在發明專利申請公布後專利權授予前使用發明而未支付適當費用的糾紛;
……
對於前款第(四)項所列的糾紛,當事人請求管理專利工作的部門調解的,應當在專利權被授予之後提出。

綜合上述規定,可以看到《專利法》對公布以後、授權以前的發明專利申請給予臨時保護。

臨時保護的起點
•    對於國內申請、巴黎公約申請,臨時保護起始於該申請的公布日。
•    對於PCT申請,《專利法實施細則》明文確定:PCT國際階段以中文公布的,自國際公布日為臨時保護的起點;PCT以其他語言公布的,以在中國申請後的國家公布日為臨時保護的起點。

臨時保護的終點
•    一般意義上,臨時保護終止於“授予發明專利權”,授予專利權標誌著臨時保護與正式保護的無縫接軌。
•    但發明專利申請的結局並不限於授權,還包括駁回、主動撤回、視為撤回、視為放棄等等。如遇到此類情況,自專利局在公報上公告相關事項起,臨時保護將被視為自始不存在。

臨時保護的範圍
臨時保護始於公布,而公布時發明專利申請的權利要求並未經過實質審查,後續能否授權尚無定論。如授權時的權利要求保護範圍出現變化,還能否主張臨時保護呢?對此,《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋(二)》第18條第2款規定:“發明專利申請公布時申請人請求保護的範圍與發明專利公告授權時的專利權保護範圍不一致,被訴技術方案均落入上述兩種範圍的,人民法院應當認定被告在前款所稱期間內實施了該發明;被訴技術方案僅落入其中一種範圍的,人民法院應當認定被告在前款所稱期間內未實施該發明。”可見,這裏采用的是“公眾利益優先”原則,臨時保護的範圍以公布和授權時權利要求的交集為準。

臨時保護的保護效力
為了防止他人在發明專利授權前任意實施已經公布的發明,權利人可以采取如下行動來維護自身權益:
•    告知實施者自己已就相關發明申請了發明專利並予以公布;
•    要求實施者支付適當的費用;
•    如實施者拒絕支付使用費,專利授權後要求其支付適當的費用;或
•    如實施者拒絕支付使用費,專利授權後請求管理專利工作的部門調解;或
•    如實施者拒絕支付使用費,專利授權後向法院提起民事訴訟。

由於臨時保護期間他人對發明專利申請的實施並不被定義為“專利侵權行為”,故不能要求他人停止侵權或做出賠償,僅可以要求其支付適當費用。實踐中通常參照專利許可使用費的金額,綜合實施人的主觀表現,實施行為的性質、時間、規模,以及權利人維權的合理開支等因素酌定。最終確定的金額往往低於侵權賠償數額標準。

如果他人在臨時保護期間實施專利申請中的發明並得到了產品,並在專利授權後對該產品進行使用、許諾銷售或銷售,其行為是否構成侵權呢? 最高人民法院於2013年11月8日發布第20號指導案例《深圳市斯瑞曼精細化工有限公司訴深圳市坑梓自來水有限公司、深圳市康泰藍水處理設備有限公司侵害發明專利權糾紛案》,給出了說明。

法院在裁判中指出:“在發明專利授權後針對發明專利臨時保護期內實施發明得到的產品的後續使用、許諾銷售、銷售等實施行為不構成侵權,符合專利法的立法宗旨。一方麵,專利製度的設計初衷是“以公開換保護”,且是在授權之後才能請求予以保護。對於發明專利申請來說,在公開日之前實施相關發明,不構成侵權,在公開日後也應當允許此前實施發明得到的產品的後續實施行為;在公開日到授權日之間,為發明專利申請提供的是臨時保護,在此期間實施相關發明,不為專利法所禁止,同樣也應當允許實施發明得到的產品在此期間之後的後續實施行為,但申請人在獲得專利權後有權要求在臨時保護期內實施其發明者支付適當費用。由於專利法沒有禁止發明專利授權前的實施行為,則專利授權前製造出來的產品的後續實施也不構成侵權。否則就違背了專利法的立法初衷,為尚未公開或者授權的技術方案提供了保護。另一方麵,專利法規定了先用權,雖然僅規定了先用權人在原有範圍內繼續製造相同產品、使用相同方法不視為侵權,沒有規定製造的相同產品或者使用相同方法製造的產品的後續實施行為是否構成侵權,但是不能因為專利法沒有明確規定就認定上述後續實施行為構成侵權,否則,專利法規定的先用權沒有任何意義。”

其後,在2016年4月1日起實施的《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若幹問題的解釋(二)》第18條第3款中,再次明確該規則,即發明專利公告授權後,未經專利權人許可,為生產經營目的使用、許諾銷售、銷售在臨時保護期間內已由他人製造、銷售、進口的產品,且該他人已支付或者書麵承諾支付適當費用的,對於權利人關於上述使用、許諾銷售、銷售行為侵犯專利權的主張,人民法院不予支持。”
 
基於上述規則,如果他人在臨時保護期實施發明獲得產品,並在授權後使用,權利人可以請求其支付適當費用。對於不支付費用的實施方,權利人可以在發明專利被授予專利權後向行政主管部門提出調解請求或向法院提起訴訟。在發明專利授權之後仍然繼續未經權利人許可實施發明專利的行為,則承擔侵權責任。

其他考慮
實踐操作中,專利權利人可以通過請求提前公布、盡早提請實質審查、請求加速審查、延期審查、專利審查高速路(PPH)等程序,調節發明申請公布和審查的時間,從而影響臨時保護期的長短。積極監控市場,對於存在的潛在侵權行為,及時調查取證、采取措施,綜合規劃訴訟策略。

希望我方的上述介紹能夠幫助各位看官更好地利用專利臨時保護製度。

如有任何疑問,歡迎來電詳詢:010-82732278

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