從HONDAKIT案看“定牌加工”中的商標侵權行為認定

近十年來，中國一直是世界上最大的製造商，而大部分製造業以出口定牌加工產品為主。數以千計的中國廠商製造、生產、加工定牌加工產品，並將產品交由外國采購方銷售。典型的外國采購方包括擁有或可合法使用外國品牌商標的海外製造商、經銷商或零售商。過去，中國法院通常將僅用於出口的定牌加工行為視為《中華人民共和國商標法》上的非侵權行為。  然而，中國最高人民法院就本田技研工業株式會社與重慶恒勝鑫泰貿易有限公司、重慶恒勝集團有限公司之間的商標糾紛做出的終審判決則讓我們感受到審判尺度上的變化。判決中責令被告立即停止侵犯本田商標的行為，並賠償本田公司30萬元經濟損失。這一決定似乎標誌著一個新時代的到來，最高人民法院根據《商標法》，將不再允許對定牌加工商品出口中的商標侵權行為給予特殊豁免。

定牌加工商業模式
定牌加工通常遵循一種特定的商業模式，即外國采購方擁有某一商標或在中國以外的司法管轄區擁有使用該商標的合法權利。而由中國定牌加工企業在中國製造商品，並在商品上貼上商標。這可能包括出口前在貨物上貼上標識、標誌或商標的行為。通常，貨物不會直接在製造或加工國的市場上銷售。相反，一經製造貨物即由中國定牌加工企業交付給外國采購方，而中國定牌加工企業並不直接銷售、營銷或推銷貨物。

在實踐中，中國法院通常將此商業模式視為委托加工模式，其包含以下要素:
•    製造行為由在中國境外擁有商標的外國采購方委托進行；
•    貨物上粘貼的商標由外國采購方提供；
•    中國定牌加工企業依據外國采購方的要求生產貨物並貼上商標；
•    貨物被交付給外國采購方，而不是在中國國內市場銷售。
由於承接定牌加工的企業不是商標在製造國的權利持有人，僅從其他司法轄區獲得使用許可，在這種情況下，如果在中國有另一實體持有該商標或近似商標，則可能引發糾紛。
最高院以往對定牌加工中的侵權行為的態度
最高人民法院對本田案的判決表明，定牌加工企業未經商標所有權人授權在中國貼標的行為將構成商標侵權。此立場明顯與最高院之前的態度相背離。此前，商標所有人以“生產或加工的商品未經授權使用了商標所有人的標誌或標識”為由對中國定牌加工企業提起的商標侵權訴訟，均被最高院駁回。在“PRETUL”案((2014)民提字第38號)中，最高院認定，在中國地區按定牌加工商業模式開展的活動僅僅是商標的“物理依附”。由於“物理依附”本身沒有識別貨物來源的功能，因此它沒有“使用商標”。在該案下，法院隻關注“物理依附”部分；根據《商標法》，單獨評價“物理依附”行為，通常不構成“商標使用”。

本案背景: 本田技研工業株式會社訴重慶恒勝鑫泰貿易有限公司、重慶恒勝集團有限公司(2019年)最高法民再138號案(本田案)
本田技研工業株式會社是一家專注於摩托車等產品生產的大型跨國企業，擁有注冊號為314940的 “HONDA”商標、注冊號為1198975的“H及圖”商標和注冊號為503699的“HONDA及圖”商標，相關商標均在國家工商行政管理局商標局核準注冊。
2016年6月，昆明海關下屬的瑞麗中國海關查獲了貼有“HONDAKIT”商標的出境摩托車，該批摩托車由美華公司授權重慶恒勝集團生產製造，由恒勝鑫泰公司（恒勝集團旗下子公司）進行出口申報。
2016年9月，本田訴稱這兩家公司侵犯了其商標權，向雲南省德宏傣族景頗族自治州中級人民法院提起訴訟。本田訴請被告停止侵權行為並賠償其經濟損失300萬元。被告辯稱，美華公司授權他們製造相關產品並使用HONDAKIT商標，其行為不構成侵權。
法院認為，兩名被告在生產本田摩托車（涉案產品）部件時，在摩托車引擎蓋、發動機罩和銘牌上使用HONDAKIT及圖商標，相關行為侵犯了原告的商標權。因此，法院作出一審判決，責令兩被告立即停止侵權行為，並連帶賠償原告經濟損失30萬元。
2017年，重慶恒勝集團和恒勝鑫泰公司向雲南省高級人民法院提起上訴，要求法院撤銷一審判決，駁回本田訴訟請求。兩名被告辯稱，本案涉及的產品均計劃出口至緬甸，並未進入中國市場，應不構成侵權。
聽證會後，上訴法院認定兩名被告沒有侵犯本田公司的商標權專用權，撤銷了一審判決。
本田公司不服二審判決，向最高人民法院提起上訴。
 判決
最高人民法院在其判決中認定，涉案產品屬於定牌加工，盡管運往海外市場，但仍有可能回流至中國市場。隨著中國經濟的增長，越來越多的中國消費者傾向於進行境外旅遊，這樣他們就有機會接觸到這些定牌加工的產品，並對它們的原產地產生疑惑。在這方麵，一審法院已明確查明了事實，因此最高人民法院撤銷了二審判決，並在終審判決中維持一審判決，責令兩名被告停止侵權行為，支付本田公司30萬元損害賠償金。
在HONDAKIT案中，與“PRETUL”的判決相反，法院認定定牌加工商業模式應包含生產環節中所有活動（如物理依附、運輸、市場流通等）。法院進一步解釋，定牌加工行為必須作為一個整體來看待，不能孤立地看待任一環節。法院現在非常重視在定牌加工商業模式下開展的活動是否會招致消費者對“商品來源”的誤認或混淆。隻要生產環節中出現這樣的可能性中，就應認定為“商標使用”。   
 
擴大的“相關公眾”定義
在“PRETUL”案中，法院主要關注商品的目的地和最終市場。法院解釋說，由於相關產品不會在中國市場銷售，該商標不會在相關中國消費者中造成商品來源的混淆。

最高人民法院在HONDAKIT案的審查過程中，重點關注了定牌加工商業模式下的出口行為是否 有造成混淆的可能。特別值得注意的是，最高院首次定義了“相關公眾”的概念，認為“相關公眾”包括任何可能接觸定牌加工的出口產品的人。這就包括:
•    中國大陸的終端消費者，他們可以通過電子商務平台購買商品，從而使購買的商品回到中國大陸；和
•    與相關產品/服務營銷密切相關的經營者，包括接觸侵權商品的經營者。
這標誌著最高院對“相關公眾”範圍的解釋進一步擴大，不僅包括消費者，還包括與侵權產品密切相關和可能有接觸的經營者（即運輸經營者）。法院甚至考慮了將產品轉售回國內市場的情況，以及這種情況造成混亂的可能性。也就是說，最高院首次將全部可能接觸侵權商品的經營者和消費者納入“相關公眾”範疇。最高人民法院在考慮中國消費者可能的獲得貼有HONDAKIT商標產品的途徑後，認為HONDAKIT商標專用權因在220輛出口至緬甸的摩托車零部件上使用而遭受侵犯。
 
最高院在確定定牌加工商業情景下是否存在“商標使用”時采用了更嚴格的標準。隻要有可能確定貨物的來源，並有可能造成相關公眾的混淆，就構成《商標法》上的“商標使用”行為。          
結論
根據最高院對HONDAKIT案的判決，商標所有權人現在似乎可以通過提起商標侵權訴訟，擴大其商標保護範圍，防止定牌加工產品在中國生產並出口到其他國家。依據本案下最高院對定牌加工商業情景下“相關公眾”的嚴格解釋，未來所有該模式下的貼標行為，即將注冊商標貼在與該商標指向的商品相同或相似的商品上的行為，都可能構成商標侵權。然而，這一先例僅是個開始，最高人民法院表明其判決是嚴格基於本案案件事實作出的。盡管這一判決對中國商標侵權案件中如何判定“混淆的可能”具有開創性的意義，但未來此先例能否具有持久的影響力，還需要最高院和中國法院在司法實踐中給出指導性意見。

對於商標所有權人的保護越周全，定牌加工企業的生產風險則越高。為了規避這一風險，簽署“代加工”協議前，一定要核實貼牌是否與國內的注冊商標雷同或近似；或者，確認該外國采購方是否已同時獲得了相關商標的大陸權利人的授權和使用許可。如此可在一定程度上降低侵權的可能性。

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