淺談馬庫什權利要求

在科學領域，人們會以研究發現者的姓名為其定理理論命名，比如我們熟悉的牛頓定律、阿基米德原理、歐姆定理等等；在競技體操領域，國際體操聯合會會以第一個完成極高難度動作的運動員姓名來命名其動作組合，比如廣為人知的劉璿單臂大回環、托馬斯全旋、程菲跳 等等；其實在專利領域，也有這樣以“人名”命名的權利要求，比如在化學案件中時常出現的“馬庫什”權利要求。

“馬庫什”權利要求是專用於化學領域的一種權利要求撰寫方式，由發明人尤金·馬庫什於1920年首次在美國專利中成功使用，此後此類權利要求便以其姓氏命名。

按照《審查指南》的規定，“如果一項申請在一個權利要求中限定多個並列的可選擇要素，則構成馬庫什權利要求”。有人肯定會問，這樣的撰寫方式，是否會導致權利要求保護範圍的無序擴大？相當於在一個權項中保護了多套方案？要回答這個問題，必須要從設計馬庫什權利要求的初衷出發，馬庫什權利要求的存在旨在於解決化學領域中多個取代基基團沒有共同上位概念可概括的問題。因此，雖然允許了多個可選要素的並列，但亦須符合專利法對於單一性的全部要求，才可獲得認可和授權。具體來看，要滿足單一性要求，馬庫什權利要求中的可選擇要素（即馬庫什要素）必須符合下述條件：

1）具有相似的性質；

2）具有相同或相應的特定技術特征。

當馬庫什要素係化合物時，則需：

1）具有共同的性能或作用；和

2）具有共同的結構（構成與現有技術的區別特征，且對共同性能或作用是必不可少的）；或

   屬於該發明所屬領域中公認的同一化合物類別（可相互替代，達到相同的效果）。

對馬庫什權利要求是否具備單一性的解讀，離不開說明書的支持，說明書中對相應可選擇要素的描述是否符合上述必要條件，決定了此類權利要求是否具備單一性。由於此類權利要求較為特殊，實踐中的具體案例較少，最高人民法院2016年作出的再41號判決，對馬庫什權利要求的諸多方麵問題進行了深入的探討，說明了目前司法領域對馬庫什權利要求認定的謹慎態度。

該案圍繞名為“用於治療或預防高血壓症的藥物組合物的製備方法”的發明專利提起的無效宣告請求展開。無效宣告階段複審委作出了“維持專利權有效”的決定，無效請求人不服，提起行政訴訟，一審支持了複審委的決定；二審支持了無效請求人的觀點，撤銷了一審判決和複審委作出的無效宣告請求審查決定；再審後，最高人員法院維持了一審的判決，撤銷了二審的行政判決。

該案的爭議焦點集中在獨立權利要求1，核心在於討論以下三方麵問題，今天小編就帶各位看官圍繞這3點，了解一下馬庫什權利要求。

（一）以馬庫什方式撰寫的化合物權利要求屬於概括的技術方案還是眾多化合物的集合？

討論這一問題，其實是對馬庫什權利要求是否具有單一性的討論。最高人民法院認為：馬庫什權利要求是化學發明專利申請中一種特殊的權利要求撰寫方式，即一項申請在一個權利要求中限定多個並列的可選擇要素概括的權利要求。馬庫什權利要求撰寫方式的產生是為了解決化學領域中多個取代基基團沒有共同上位概念可概括的問題，其本身一直被視為結構式的表達方式，而非功能性的表達方式。馬庫什權利要求限定的是並列的可選要素而非權利要求，其所有可選擇化合物具有共同性能和作用，並且具有共同的結構或者所有可選擇要素屬於該發明所屬領域公認的同一化合物。雖然馬庫什權利要求的撰寫方式特殊，但是也應當符合專利法和專利法實施細則關於單一性的規定。

馬庫什權利要求具有極強的概括能力，一旦獲得授權，專利權保護範圍將涵蓋所有具有相同結構、性能或作用的化合物，專利權人權益將得到最大化實現。而從本質而言，專利權是對某項權利的壟斷，專利權人的所享有的權利範圍越大，社會公眾所受的限製也就越多，因此，從公平角度出發，對馬庫什權利要求的解釋應當從嚴。馬庫什權利要求不管包含多少變量和組合，都應該視為一種概括性的組合方案。選擇一個變量應該生成一種具有相同效果藥物，即選擇不同的分子式生成不同的藥物，但是這些藥物的藥效不應該有太大差異，相互應當可以替代，而且可以預期所要達到的效果是相同的，這才符合當初創設馬庫什權利要求的目的。因此，馬庫什權利要求應當被視為馬庫什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，馬庫什要素隻有在特定情況下才會表現為單個化合物，但通常而言，馬庫什要素應當理解為具有共同性能和作用的一類化合物。如果認定馬庫什權利要求所表述的化合物是眾多化合物的集合，就明顯與單一性要求不符。

（二）無效階段，權利人可以采取什麼方式修改馬庫什權利要求？

根據目前《審查指南》對無效階段修改的規定，發明和實用新型專利文件的修改應僅限於權利要求書，其遵循的基本原則是：1.不得改變原權利要求的主體名稱；2.與授權的權利要求相比，不得擴大原專利的保護範圍；3.不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍（技術特征）；4.一般不得增加未包含在授權權利要求書中的技術特征。在修改方式上，“一般限於權利要求的刪除、技術方案的刪除、權利要求的進一步限定、明顯錯誤的修正。權利要求的進一步限定是指在權利要求中補入其他權利要求中記載的一個或者多個技術特征，以縮小保護範圍。” 可見，在無效程序中，專利文件修改方式更加多樣化。

但是，化學領域發明專利申請審查存在諸多特殊問題，如化學發明是否能夠實施需要借助於實驗結果才能確認，有的化學產品需要借助於參數或者製備方法定義，已知化學產品新的性能和用途並不意味著結構或者組分的改變等。鑒於化學發明創造的特殊性，同時考慮到在馬庫什權利要求撰寫之初，專利申請人為了獲得最大的權利保護範圍就有機會將所有結構方式盡可能寫入一項權利要求，因此在無效階段對馬庫什權利要求進行修改必須給予嚴格限製，允許對馬庫什權利要求進行修改的原則應當是不能因為修改而產生新性能和作用的一類或單個化合物，但是同時也要充分考量個案因素。如果允許專利申請人或專利權人刪除任一變量的任一選項，即使該刪除使得權利要求保護範圍縮小，不會損傷社會公眾的權益，但是由於是否因此會產生新的權利保護範圍存在不確定性，不但無法給予社會公眾穩定的預期，也不利於維護專利確權製度穩定。

因此，專利權人若想在無效階段修改權利要求，務必要綜合考量，除了符合修改的基本要求，還需注意不能使修改後的權利要求產生一類或耽擱具有新性能和作用的化合物。

（三）馬庫什權利要求如何判斷創造性？

作為權利要求，馬庫什權利要求創造性的判斷也需遵循“三步法”，即：

1. 確定最接近的現有技術，即與要求保護的發明最密切相關的技術方案，可從技術領域是否相同/相近，要解決的技術問題、實現的技術效果是否最接近，公開的本發明的技術特征是否最多，是否能也能實現本發明的功能等判斷；

2. 確定區別技術特征和實際解決的技術問題，首先將本發明與最接近的現有技術對比，找出區別技術特征（具備新穎性），然後根據這些區別技術特征所能達到的技術效果確定實際解決的技術問題；

3. 判斷是否顯而易見：即確定最接近的現有技術整體上是否存在某種技術啟示，使本領域技術人員在麵對所述技術問題時有動機改進該最接近的現有技術並獲得要求保護的發明。

而意料不到的技術效果是創造性判斷的輔助因素，而且作為一種倒推的判斷方法，具有特殊性，不具有普遍適用性。因此，隻有在經過“三步法”審查和判斷得不出是否是非顯而易見時，才能根據具有意料不到的技術效果認定專利申請是否具有創造性，通常不宜跨過“三步法”直接適用具有意想不到的技術效果來判斷專利申請是否具有創造性。

而在本案中，複審委和一審法院均遵循“三步法”對涉案化合物進行了比較，找出了區別技術特征，然後對非顯而易見性進行了分析，最終認定了權利要求1的創造性，而二審法院對無效程序中並未進行比對且作出認定的事實進行分析認定的行為明顯超出了無效審查決定的審查範圍，不符合行政訴訟法及相關司法解釋的規定。高院最終認同了一審法院和複審委的判決、決定。

從上文不難看出，馬庫什權利要求作為一類特殊的權利要求撰寫方式，雖然形式上“放寬”了保護的範圍，但實際上在解釋、修改、單一性要求上均有著嚴格的限製，對於發明人來說，在撰寫此類權利要求的時候需要注意：

1）從馬庫什權利要求產生的法理基礎出發，理解此類權利要求被允許的初衷，合理設計、布局馬庫什要素，確保這些互相替代化合物產生相同或近似的技術效果；

2）在說明書中對馬庫什要素的性能、作用、結構、技術特征、產生的技術效果等進行記錄，以支持對權利要求的審查和判斷。

3）考慮到對馬庫什權利要求的審查、修改從嚴的態度，在撰寫之初，盡量合理選擇、控製保護範圍，減少後續不必要的修改。

原編者按：本文已同步發布在北京安信方達微信公眾號上https://mp.weixin.qq.com/s/xoCyVkxP9uGinkcD5wjXdw