商標共存製度的實踐探索

商標共存情形指，通常在遵守誠信原則基礎上，在同一地域範圍內，多個企業在其各自不同的產品或服務上使用近似商標。這是一種商標使用的特殊情形。

商標共存，在如美國，德國，英國，日本的一些地區，是被允許的或者是作為認定混淆可能性的諸多因素之一。通過簽署商標共存協議，一家企業可以不受另一企業在先近似商標的限製，在不同的產品上繼續使用其商標；同時這也是避免商標糾紛或商標侵權的一種主動手段。

然而，中國現行法律對商標共存問題並沒有明確涉及。現行商標法第30條（對應2011年12月到2014年4月施行的商標法第二次修正的第28條）規定：“申請注冊的商標，凡不符合本法有關規定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。”

針對這一個法條，國務院工商行政管理總局商標局、商標評審委員會（商評委）和法院體係有不同的理解，並采取了不同的審查審判標準。本文將通過我所代理的一個案例進行詳細闡述。

2011年7月，我方客戶向商標局提交注冊申請，希望該國際商標申請可以通過馬德裏條約在中國得到延伸保護。該商標是由六個字母組成的純文字商標，其指定商品包括陸地交通工具的馬達和引擎的冷卻裝置（第7類）和熱交換設備（第11類）。商標局於2012年1月引證五個在先注冊的商標作為近似商標，從而駁回了客戶的商標申請。商標局引證的所有商標均包含用於我客戶商標的至少前五個字母，其中部分引證商標還包含了其它元素。這些引證商標指定的商品包括泵、龍頭、保溫盒、農業機械、機械工具、火爐以及太陽能熱水器。

我方不服駁回，向商評委提出了複審申請，並指出引證商標與我方客戶的商標申請外形並不十分相似，所指定的商品也不相同；客戶的商標申請體現了它的商號，並已在中國和全球市場使用多年，獲得了消費者的認可。然而商評委經審理認為：商標局所引證的五個商標中有三個與我方客戶的商標申請所指定的商品不同，我方客戶商標的申請注冊不會造成消費者的混淆，然而另有兩個引證商標與客戶商標申請在外觀和指定的商品上類似，故仍然於2013年11月駁回了我方的注冊申請。

商評委的決定未能使我們的客戶滿意，因此我們決定向北京第一中級人民法院（一中院）提交針對這一駁回的行政訴訟。鑒於商評委引證商標的指定商品為機械，機床和零件（第7類），且引證商標僅由我方客戶商標中前五個字母組成，且字母均為大寫並使用不同字體，在討論案件的解決方案時，我們提出可以嚐試通過簽訂共存協議的方式，規避相似和混淆的問題。

在征得客戶同意後，我們與引用商標的注冊者的代理機構取得了聯係，甚至與其中一個注冊者進行了直接接觸，終於成功與使用在第7類商品上的引證商標注冊者的達成商標共存協議，並且在審理前向一中院提交共存協議作為證據。然而經過審理，一中院支持了商評委對客戶商標與引用商標構成近似商標的決定。一中院認為即使使用在第7類商品上的引證商標的所有者已簽署書麵協議允許雙方商標在中國市場的使用，一旦核準注冊，我方客戶的商標仍有可能引起消費者的混淆和公眾對商品的來源的誤認，不利於公眾利益。因此，達成商標共存協議不能成為允許商標注冊受到保護的原因。

我方不服，並於2014年12月向北京市高級人民法院（高院）提起上訴，同時指出一審法院並未在判決中明確說明為什麼我方客戶的商標注冊會損害普通消費者利益。我們也查找並提交了先前的案例，在這些案例中商標共存協議的適用均被用來證明兩個相似商標在不同指定商品上的使用不會引起消費者混淆，故此我們請求法院對本案使用相同的審判標準。高院於2015年3月做出判決，判定撤銷一中院的判決和商評委的駁回決定，並責令商評委重新考慮客戶商標注冊的申請。

高院在判決中寫明商標法關於近似商標的規定的目的不僅是為了防止公眾產生混淆和誤認，也是為了避免由於使用兩個相似注冊商標的專有權的衝突。該判決同時為商標共存協議可作為排除認定“混淆可能性”的有效證據提供了重要理由和依據：

第一，              商標共存協議是由對相似商標具有直接利益的商標使用方——在先商標的所有者和在後商標的申請者簽訂的；

第二，              商標權是公民基於自治原則擁有的財產權利，商標所有權人有權依個人意願處分自己的財產，除非該處分涉及到重大公共利益。商標共存協議是在先商標權人和在後商標申請者在磋商的基礎上達成的，在先商標權人聲明允許在後商標在相同或類似商品上共存使用，這反映了在先商標權人對其財產的處分意圖；

第三，              商標法的立法意圖是保護消費者的權益，以及商標權人的合法權益。僅當有證據充分證明商標共存協議侵犯了廣大消費者的權利時，在先商標權人的處分行為才是無效的。

因此，鑒於引證商標的權利人已清楚了解並認可了我方客戶的在後申請，核準在後商標申請在第7類商品上的注冊不應存在“相似性”上的障礙。

以此案例可知，高院對商標共存協議采取更為開放的態度。它的判決和解釋更多是基於立法的原因和目的進行考量的。

事實上，司法係統對引入和使用商標共存這一概念已經做出了多年的努力。2010年12月最高人民法院最終審理的法國拉科斯特股份公司LACOSTE和新加坡鱷魚國際機構私人有限公司CARTELO的近似商標之爭，是中國大陸境內關於商標共存的第一案。該案的判決被視作司法體係開始認可商標共存第一步。該案也獲得了廣泛關注並被選為2010年知識產權司法保護十大案例定[i]之一，由最高人民法院向法院係統和公眾公布。它為各級人民法院如何判斷此類案例給出指引，並發揮了巨大的影響。自此之後有50個關於商標共存協議的案例在不同的法院得到了審理審判，其中大部分是針對商評委決定的行政訴訟。

於此同時，商評委在過去幾年中，也對如何審查商標共存協議的事項予以密切關注。2007年的第24屆商評委委員會議[ii]中曾對該課題進行討論，並針對商標局以近似為由駁回商標注冊申請而後申請者向商評委提請駁回複審時提供商標共存協議的情形給出了不同的處理方案：

商評委認為完全忽視共存協議是不合理的。然而商評委堅持認為，根據商標法第28條（現行第30條）的立法目的以及整個商標法的保護目的，應當首先考慮保護消費者的利益。總的來說，商評委認為在決定是否允許共存時還應考慮雙方商標整體上是否能夠為消費者區分，共存是否容易造成消費者混淆。具體需要考慮的因素包括：

第一，              雙方商標使用商品的類似程度、雙方商標的近似程度及各自的知名度。雙方商標使用商品雖然在《類似商品或者服務區分表》的同一類似群組但類似程度較低， 雙方商標文字、圖形或者其他組成部分存在近似之處，依照通常的審查標準，應當判定為近似商標，但是雙方商標在整體上能夠為消費者所區分的，可以允許共存， 核準申請商標注冊。反之，如果雙方商標使用商品為同一種商品，或者是關聯程度密切的類似商品，而雙方商標文字、圖形或者其他組成部分近似程度較高，消費者 難以區分，則不允許共存，對申請商標仍予以駁回。

第二，              雙方商標的知名度。如果引證商標知名度較高，核準申請商標注冊和使用容易造成消費者混淆的，對申請商標予以駁回。如果申請商標已經實際使用並且具有一定知名度，該商標與引證商標雖然存在近似之處，但消費者能夠將其與引證商標相區分的，可以核準申請商標注冊。

在該判斷標準設立的之後幾年，商評委一直采取較為保守的態度，即大部分情況下認為商標共存協議僅是附屬證據不是決定因素，不作為必然考慮。但是從最近的實踐中，尤其從2014年開始，我們開始觀察到一些商標申請在提交共存協議後獲得了核準注冊。除此之外，新的商標評審規則[iii]（2014年6月施行）在第8條中加入“在商標評審期間，當事人有權依法處分自己的商標權和與商標評審有關的權利。在不損害社會公共利益、第三方權利的前提下，當事人之間可以自行或者經調解以書麵方式達成和解。”此項修改可以被看做是商評委開始準備接納商標共存體製的積極跡象。

最後，關於此類商標申請在商標局的實踐：商標注冊申請的審查采用了相對簡單直接的方式。共存協議的存在不會改變商標法對相似性判定的考慮因素。商標局的審查員可以但不強製考慮此類補充文件，一般他們更傾向於不考慮。故此，商標局的審查員在實際操作中，通常還是會基於在先商標和在後商標申請近似性，駁回在後申請。相應地，在通常的實踐中，共存協議不會隨注冊申請文件遞交，而是在向商評委遞交駁回複審申請時或在隨後的法院行政訴訟中使用。

綜上， 當商標被商標局以近似理由駁回時，如果該商標申請與在先商標高度相似但是所指定使用的商品不同，在後商標申請人迫切想使其商標在中國得到保護，申請人可以嚐試與在先商標的所有者達成商標共存協議。基於該共存協議，申請人可以向商評委提出複審，或者進而向法院提請行政訴訟，以爭取為該商標申請獲得注冊的機會。一般商評委僅會在在先商標和在後商標申請在整體上近似程度低的情形下考慮該共存協議；而法院通常傾向於更開放的操作，比如兩商標在文字、形式、其他組成部分和指定商品高度類似的情形下，對共存協議予以考慮。