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存在明顯撰寫錯誤時專利權保護範圍的確定 ——上海高院判決西科公司訴恒美公司等侵害發明專利權糾紛案
2013-05-31

裁判要旨

當所涉領域的普通技術人員在閱讀專利權利要求和說明書後,能夠發現某一技術特征的撰寫文字存在明顯錯誤,並可根據說明書等專利文獻獲知明確無疑的答案的,應以更正後的權利要求確定保護範圍。

案情

2011年4月7日,原告北京西科盛世通酒店會展設備製造有限公司(簡稱西科公司)向法院起訴稱,由被告廣州市番禺區恒美酒店金屬家具製造有限公司(簡稱恒美公司)生產、銷售,被告上海閔行星河灣酒店有限公司(簡稱星河灣酒店)使用的“活動舞台”產品的技術特征,與原告“可移動的折疊台”發明專利(專利號為ZL95196021.0)權利要求3的技術特征相同,已經落入了涉案專利權的保護範圍,構成侵權,故請求法院判令:被告恒美公司停止生產、銷售侵權產品,銷毀庫存侵權產品及其生產模具,並消除侵權影響;被告恒美公司賠償原告經濟損失及合理費用10萬元;被告星河灣酒店停止使用侵權產品。

被告恒美公司辯稱:原告主張保護的專利權範圍為權利要求3,其特征包括第二連杆形狀呈矩形(105),而其公司生產的折疊台產品結構不是矩形的而是U形結構,不具備原告權利要求3的技術特征,故沒有落入原告主張的專利權保護範圍,不構成專利權侵權。 

被告星河灣酒店辯稱:該公司通過公開招標的方式購買了恒美公司生產的“活動舞台”產品,對該產品是否侵犯他人專利權並不知曉,其使用的產品具有合法來源,故不應承擔侵權責任。

裁判

上海市第一中級人民法院經審理認為,矩形通稱為長方形,是平麵上每個內角都是直角的四邊形。站在該領域普通技術人員的立場,難以得出“基本上呈矩形”的含義能夠包容“大致呈凹形”或者U形幾何特征的結論。據此,對原告“活動舞台”產品的技術特征與涉案專利權利要求3的技術特征相同,落入了涉案專利權保護範圍的主張不予支持。法院判決:駁回原告全部訴訟請求。

原告不服一審判決,提起上訴。

上海市高級人民法院經審理認為,綜合一審以及二審查明的事實,本案中所屬技術領域普通技術人員能夠明確無誤地確認權利要求3中“基本上呈矩形的第二連杆(105)”是撰寫錯誤,也能明顯無疑地知道該處的“基本上呈矩形的第二連杆(105)”應為“基本上呈U形的第二連杆(108)”。2012年10月31日,上海高院判決:撤銷一審判決,改判被告恒美公司立即停止侵權並賠償原告經濟損失及合理費用6萬元,對原告其餘訴訟請求不予支持。

評析

1.原告專利權利要求撰寫錯誤的認定

涉案專利說明書的“發明內容”部分及“具體實施方式”部分記載的技術方案以及附圖中,相應的第二連杆均記載為“基本上呈U形”(“具體實施方式”部分中稱為“大致為馬蹄形”),權利要求應當以說明書為依據,所屬技術領域的普通技術人員從涉案說明書及附圖中不能得到或者概括出相應的第二連杆為“基本上呈矩形”,而隻能得出相應的第二連杆為“基本上呈U形”。與涉案專利授權文本中的權利要求3相對應的涉案專利PCT英文及相應中文申請公開文件中的權利要求15的記載,以及在專利授權過程中審查員的第一次審查意見和申請人的回複意見,更進一步印證,權利要求3中“基本上呈矩形的第二連杆(105)”是撰寫錯誤,其明顯無疑地應當為“基本上呈U形的第二連杆(108)”。涉案專利說明書“背景技術”部分記載的現有技術的缺陷之一是:“當該台被折疊到一基本垂直的位置時,台蓋板的端部彼此接觸,這樣就有夾傷使用者的手或手指的危險。”這是涉案專利發明的發明目的,亦即涉案專利發明所要解決的技術問題之一。如果權利要求3中第二連杆“基本上呈矩形”,則由此構成的技術方案不可能解決涉案專利發明所要解決的技術問題。專利說明書描述的發明目的沒有被其他證據推翻的,權利要求的解釋應當符合說明書對發明目的的描述。本案並不存在推翻涉案專利說明書所描述的發明目的之證據,對權利要求的解釋應當使其能夠解決相應的技術問題,而權利要求3中第二連杆“基本上呈U形”才能解決相應的技術問題。以該技術所屬領域具備普通技術知識的技術人員的認知度出發,其在閱讀權利要求及說明書、附圖、審查檔案後,能明確獲知權利要求3的“第二連杆”的文字描述“基本上呈矩形”存在明顯錯誤;同時,說明書及審查檔案可以進一步明確無疑地確定要實現上述收納並使台蓋板保持一定角度的功能,此處的第二連杆的形狀隻能為“基本上呈U形”。

由此,根據涉案專利的權利要求、說明書的上下文以及相關申請文檔,該技術所屬領域具備普通技術知識的技術人員可以發現權利要求3中對“第二連杆”的文字描述“基本上呈矩形”,屬於其在涉案專利申請過程中產生的明顯錯誤,應為“基本上呈U形”。

2.應以更正後的權利要求確定保護範圍

可能有人會認為,權利要求係由專利申請人撰寫,因此即便其中文字存在筆誤,其法律後果亦應由專利權人承擔;如果允許對權利要求書中的筆誤進行更正,會擴大權利要求保護的範圍,從而影響權利要求的公眾告知功能。

筆者認為,如果權利要求文字撰寫錯誤非常明顯,該領域的普通技術人員在閱讀權利要求和說明書以及審查檔案後,能夠明確無誤地立即發現某一技術特征的撰寫存在錯誤,同時能明確無疑地得出相應的更正答案,則應當以該更正後的權利要求來確定權利要求的保護範圍。這種對權利要求中明顯錯誤的更正並不影響權利要求保護邊界的確定性,也不會影響權利要求的公示性和穩定性。因為權利要求的保護範圍是所屬領域普通技術人員所理解的保護範圍,其在閱讀說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案後,如果能明確無誤地確認權利要求的撰寫存在錯誤且存在明顯無疑的更正答案,其必然會自行予以更正,更正後的權利要求所確定的保護範圍才是權利要求的應有保護範圍,即該專利的權利要求向社會公示的保護範圍。

本案案號:(2011)滬一中民五(知)初字第89號,(2012)滬高民三(知)終字第44號

案例編寫人:上海市高級人民法院 張曉都  徐卓斌

(來源:中國知識產權司法保護網) 

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